By Sjors van der Hoeven | Intellectueel Eigendomsrecht | 1 May 2020 | 3 min. reading time
Nu.nl bericht (in de graag gelezen categorie “Achterklap)”: “Kylie Jenner naar rechter om bedrijf dat naam dochter Stormi gebruikt“.
Wat is er aan de hand? Een “slimmerik” (Business Moves Consulting) heeft kort na de geboorte van Kylie Jenner’s dochter Stormi het merk “Stormi” geregistreerd. Met een geregistreerd merk krijg je het alleenrecht op het gebruik van dat merk voor de waren en diensten die je bij de registratie opgeeft. Gevolg: Kylie Jenner kan de naam van haar dochter Stormi niet meer als merk voor de desbetreffende waren en diensten gebruiken.
Los van de vraag hoe wenselijk het is om de naam van een jong kind commercieel te gebruiken, rijst hier de vraag of Business Moves Consulting überhaupt wel aanspraak kan maken op een alleenrecht op het gebruik van de naam “Stormi” als merk.
Wat in het voordeel van BMC spreekt: in het merkenrecht is de hoofdregel: “wie het eerst komt, die het eerst maalt”. Met andere woorden: als iemand anders eerder is met een merkregistratie dan jij, vis je achter het net en heb je pech.
Maar: iedere hoofdregel kent uitzonderingen.
Kwade trouw
Het ‘kapen’ van een merk, door het net even sneller te registreren dan een ander die daar meer aanspraak op lijkt te hebben, heet het deponeren van een merk ‘te kwader trouw’. Wat deze ‘kwade trouw’ precies inhoudt wordt niet in de wet uitgelegd.
Uit de Nederlandse en Europese rechtspraak over merkdepots te kwader trouw blijkt dat “rekening worden gehouden met alle relevante factoren van het geval die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvrage waarvan kwade trouw wordt beweerd“. Dit zijn met name:
1. de omstandigheid dat de aanvrager weet of behoorde te weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren, waardoor verwarring kan ontstaan;
2. het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten; en
3. de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en van de aanvrager genieten.
Wat betreft het “oogmerk”, voorwaarde (2), geldt dat belangrijk is of:
- de deposant de intentie heeft om het merk niet te gebruiken;
- het teken dat wordt gedeponeerd identiek is aan of overeenstemt met een langdurig door een ander gebruikt merk;
- de deposant met het deponeren een legitiem doel heeft;
- het deponeren van een merk gelet op de aard ervan onwenselijk is omdat dit de vrije concurrentie onevenredig kan belemmeren.
Wat vindt u? Komt BMC hier mee weg, of denkt u dat Kylie Jenner een punt heeft?
Track record Business Moves Consulting
Het track record van Business Moves Consulting doet in ieder geval vermoeden dat deze partij deze merkregistratie niet geheel toevallig heeft verricht. Nu.nl meldt: “Het is niet de eerste keer dat Business Moves Consulting in een vergelijkbare rechtszaak terecht komt. Eerder namen ze het al op tegen DJ Khaled, die hen aanklaagde voor het gebruik van de naam van zijn zoon met hun Asahd Couture“.
Wij houden de achterklaprubiek van Nu.nl aandachtig in de gaten om te zien hoe dit afloopt.
