Door Wouter Dammers | Contractenrecht | 3 augustus 2020 | 8 min. leestijd
In een recente rechtszaak voor de rechtbank Rotterdam staat het merkenrecht een opheffing van een conservatoir beslag tot afgifte in de weg. De zaak betreft de productie en verhandeling van zonnepanelen, voorzien van een merkteken. De afnemer was ontevreden met de kwaliteit van de zonnepanelen, en ontbond de overeenkomst. Daarop wilde de producent de zonnepanelen – alsnog- aan een derde verkopen. De afnemer verhinderde dit door beslag te leggen op de zonnepanelen. De producent wilde dit beslag opheffen, maar de rechtbank staat de opheffing niet toe, omdat de zonnepanelen, voorzien van het merkteken, op de Europese markt zouden komen zonder toestemming van de merkgerechtigde.
Merkrecht op zonnepanelen
De zaak speelt tussen de Chinese partij TPL Energy Co Ltd (TPL) en de Italiaanse partij EXE GmbH / EXE SRL (EXE).
TPL is producent van zonnepanelen, die op bestelling wereldwijd worden verkocht. De zonnepanelen worden onder eigen naam verkocht, maar kunnen op verzoek van de koper ook van een (merk)teken worden voorzien.
EXE handelt in zonnepanelen en is houdster van merkinschrijvingen op het Uniewoordmerk “EXE” en op het Uniemerk 
Overeenkomst tot productie en levering van zonnepanelen
In september 2019 heeft EXE vier orders geplaatst bij TPL voor bijna vier ton voor de productie en levering van zonnepanelen, voorzien van o.m. een van de Uniemerken. De orders zijn betaald en afgenomen.
Daarop zijn nog eens drie orders geplaatst voor zonnepanelen ten bedrage van bijna zes ton. EXE heeft daarvan EUR 65.000,- aanbetaald.
EXE heeft TPL de instructie gegeven dat de zonnepanelen van een goede kwaliteit moeten zijn en moeten voldoen aan bepaalde specificatie.
“ALL OUR MODULES NEED TO BE A-GRADE QUALITY:
(…)
Enclosed we send you also our specifications and quality standards which you need please to respect;
PLEASE TAKE CARE ABOUT THE QUALITY STANDARDS AND THE CLAIMS ON LAST ORDERS WHICH WE DISCUSSED DURING OUR LAST MEETING.”
Zonnepanelen blijken van slechte kwaliteit te zijn
Op 19 november 2019 brengen vertegenwoordigers van EXE een bezoek aan de fabriek van TPL in China. De kwaliteit van de zonnepanelen voldoet volgens EXE niet, en ze klaagt daarover bij TPL.
EXE ontbindt de overeenkomst
Twee dagen later deelt EXE aan TPL mee de orders te beëindigen:
“Due to the bad quality of your goods we cancel this order with immediatily [sic] affect (…) due to the very bad quality on the goods which we already received in reference to our previous Purchase Orders and after quality check from our side on 19.11.2019 in your factory, we repeat here again that we can not accept the new cargos which are already on the ship and we can not accept to ship the 6 CTR which we saw in your factory due of the bad quality.”
Zeven containers van twee orders waren op dat moment al per schip op weg naar de haven van Rotterdam. EXE heeft deze containers geweigerd in ontvangst te nemen.
Rond 29 november 2019 heeft EXE TPL medegedeeld dat de zonnepanelen alleen verkocht mogen worden aan een derde partij, indien ze niet zijn voorzien van het EXE-merk. Op 5 december 2019 komt EXE er echter achter dat een of twee containers zijn verkocht aan een ander bedrijf.
Beslag tot afgifte van inbreukmakende producten
EXE meent dat de verkoop van de zonnepanelen aan een ander zonder haar toestemming inbreuk oplevert op de EXE-merken. EXE meent daarom gerechtigd te zijn om de zonnepanelen op te eisen om te voorkomen dat deze in de handel worden gebracht. Ze heeft dan ook direct verlof gevraagd en verkregen van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam om conservatoir (derden)beslag te mogen leggen tot afgifte op de zeven containers.
Vordering tot opheffing van het beslag wegens ongeldige ontbinding een geen dreiging van inbreuk
TPL erkent het merkrecht van EXE en belooft het niet door te verkopen aan andere partijen. TPL vorder daarop de opheffing van het gelegde beslag en afname en betaling van de zonnepanelen, en vergoeding van de kosten van het beslag van maar liefst EUR 135.000,-. TPL meent namelijk dat EXE is gehouden tot nakoming van de overeenkomst, en dat de ontbinding ongeldig is omdat niet is voldaan aan de keurings- en klachtplicht zoals is neergelegd in het Weens Koopverdrag. EXE moet daarom ook de andere containers in ontvangst nemen en de restbetaling voldoen. Voor de verkoop aan het andere bedrijf heeft TPL ingestemd met verwijdering van de EXE-merken, en dus is er geen sprake van dreigende inbreuk. Ook zou het beslag niet in verhouding staan omdat EXE de zonnepanelen na aankomst in Rotterdam had kunnen controleren. Bovendien zou TPL niet verantwoordelijk zijn voor de opgelopen kosten van het beslag, omdat EXE tot afname is gehouden en als beslaglegger de kosten moet voldoen.
Bestaat er nog een gevaar voor merkinbreuk?
Aan de voorzieningenrechter dus de vraag of het conservatoir beslag moet worden opgeheven. Als eerste acht de voorzieningenrechter zich ambtshalve bevoegd in dit internationale geschil. Daarop oordeelt de rechter over de vraag of het conservatoir beslag moet worden opgeheven. Volgens de wet moet dit gebeuren indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht, of van het onnodige van het beslag. TPL moet dan aannemelijk maken dat het door EXE gepretendeerde recht ondeugdelijk is, of dat het voortduren van het beslag om andere redenen niet kan worden gerechtvaardigd. Daarbij vindt een afweging van de wederzijdse belangen plaats. In dit geval betekent dit dat het beslag zal moeten worden opgeheven indien voldoende aannemelijk is dat er ten tijde van de beslaglegging geen gevaar voor inbreuk bestond en/of dat nu niet meer bestaat.
Geen opheffing van het beslag want geen zekerheid van verwijdering merken
De voorzieningenrechter stelt daartoe allereerst dat tussen partijen vaststaat dat de in beslag genomen zonnepanelen zijn voorzien van de EXE-merken. Dit betekent dat de zonnepanelen niet zonder toestemming van EXE binnen de EER op de markt worden gebracht. EXE heeft die zonnepanelen niet afgenomen. TPL was voornemens om de zonnepanelen aan een derde te verkopen. Daarvoor is niet eerst expliciet de toestemming van EXE gevraagd of gekregen. De rechtbank oordeelt dat TPL geen toestemming van EXE had, en dat die toestemming ook niet kon worden afgeleid uit de – algemenere – toestemming om de zonnepanelen aan derden te verkopen. EXE had bij de onderhandelingen daarover juist aangegeven dat de zonnepanelen niet met de EXE-merken mogen worden verhandeld.
De verklaring om de EXE-merken te verwijderen bij doorverkoop, en de toezegging om de merken te respecteren, kwam pas na de beslaglegging. Bovendien was de verkoop aan de derde niet medegedeeld aan EXE.
Het gelegde beslag is daarom niet summierlijk ondeugdelijk, aldus de voorzieningenrechter.
Daarvoor is eerst vereist dat TPL de merken ook daadwerkelijk verwijderd, of zekerheid biedt dat deze voorafgaand aan de verhandeling worden verwijderd. Het leggen en handhaven van het beslag is dan niet onnodig of onrechtmatig.
Dat zou pas anders zijn als EXE gehouden is tot nakoming van de overeenkomst en tot afname van de zonnepanelen.
Zonnepanelen voldoen niet aan specificaties, dus niet gehouden tot nakoming
Of EXE is gehouden tot nakoming van de overeenkomst tot afname en betaling van de zonnepanelen beoordeelt de rechter aan de hand van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on contracts for the International sale of goods) omdat er geen andere rechtskeuze is gemaakt. Bij beoordeling neemt de voorzieningenrechter tot uitgangspunt dat voor toewijzing van de vordering van TPL tot nakoming van de overeenkomst slechts plaats is, indien met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid moet worden aangenomen dat ook in een eventueel aan te spannen bodemprocedure toewijzing van die vordering tot nakoming te verwachten is. Dit betekent dat de vordering van TPL alleen dan kan worden toegewezen, indien in voldoende mate aannemelijk wordt dat de door EXE ingeroepen ontbinding niet rechtsgeldig is.
EXE stelt in dat licht dat zij voldoende uitgebreide specificaties heeft verstrekt, waarop TPL akkoord heeft gegeven. EXE heeft medegedeeld en geklaagd dat de ontvangen zonnepanelen niet aan de specificaties beantwoorden. TPL voert aan dat het ondergeschikte gebreken zijn, die niet de essentiële waarde van de zonnepanelen. betreffen. Ook zouden de eerste orders gewoon betaald en afgenomen zijn. De voorzieningenrechter gaat daar niet in mee. TPL heeft volgens de rechter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de ontbinding op onterechte gronden is gedaan. Het is onvoldoende weersproken dat de specificaties onderdeel uitmaken van de overeenkomst en dat de zonnepanelen niet aan die specificaties voldoen. De gebreken worden ook onderkent door TPL, althans niet ontkent. Dat de gestelde tekortkomingen niet wezenlijk zouden zijn, vindt de voorzieningenrechter ook onvoldoende aannemelijk. Want indien de zonnepanelen niet aan de overeengekomen specificaties voldoen, beantwoorden ze niet aan hetgeen EXE op grond van de overeenkomst mocht verwachten en dat levert een tekortkoming op in de zin van artikel 25 van het Weens Koopverdrag. Na de eerder afgenomen en betaalde leveringen heeft EXE juist klachten geuit, wat tot een bedrijfsbezoek in China had geleid.
Het is daarom onvoldoende aannemelijk dat de ingeroepen ontbinding niet rechtsgeldig zou zijn. Daarom wordt de gevorderde nakoming afgewezen. Ook wat dat betreft komt er dus geen opheffing van het beslag.
