Door Joe Jay de Haas | Merkenrecht | 28 mei 2025 | 12 min. leestijd
De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft in kort geding beslist dat Ice Labs inbreuk maakt op de merkenrechten van Intercontinental Exchange Holdings (hierna: “IEH”). De zaak draait, kort gezegd, om het gebruik door Ice Labs van onder meer het teken “ICE” voor een door Ice Labs in het leven geroepen cryptoactivum en blockchain.
Het kortgedingvonnis bevat een aantal noemenswaardige overwegingen. In deze blog licht ik een aantal van die overwegingen van de voorzieningenrechter uit.
Wie zijn de partijen bij de procedure?
Intercontinental Exchange Holdings
IEH is een in de Verenigde Staten gevestigde internationaal dienstverlener in de financiële sector. IEH beheert onder meer financiële beurzen en clearinghouses, zoals de New York Stock Exchange en de ICE Futures exchanges. Daarnaast biedt IEH wereldwijd technologie en data aan voor onder meer beurzen en clearingfaciliteiten. IEH is eiseres in de procedure.
Ice Labs
De onderneming Ice Labs is gevestigd op de Britse Maagdeneilanden. Ice Labs houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling en het aanbieden van een blockchain: Ice Open Network. Ook biedt Ice Labs een cryptoactivum aan. Dit cryptoactivum is via verschillende cryptoactivaexchanges verkrijgbaar is onder de naam “Ice Open Network” en de ticker “ICE” (hierna: “ICE”). Meer data over ICE kan worden geraadpleegd via Coinmarketcap.
Welk merk is relevant voor de procedure?
IEH is houdster van het Uniewoordmerk ‘ICE’ met depotnummer 18668253, ingeschreven op 24 augustus 2022, voor waren en diensten in klassen 9, 35, 36 en 42 (hierna: het “ICE-merk”). Meer specifiek is het ICE-merk ingeschreven voor, onder meer, de volgende waren en diensten:
Klasse 9: […] Downloadbare software voor portefeuilles en opslag van digitale, virtuele en cryptovaluta; […] Digitale media, namelijk, digitale tokens, NET’s (cryptovaluta op een blockchain), cryptogeld, en digitale kunst; […] Software voor digitale portemonnees en de opslag van digitale valuta.
Klasse 36: Financiële omwisseling van virtuele valuta’s met betrekking tot de volgende gebieden: digitale valuta, utiliteitstokens, virtuele valuta, cryptovaluta, digitale tokens, cryptotokens, en NFT’s (cryptovaluta op een blockchain); Financiële transactiediensten met betrekking tot de volgende gebieden: digitale valuta, virtuele valuta, cryptovaluta, digitale tokens, crypto-tokens en utility-tokens; […] Cryptocurrency-wisseldiensten; Beurzen voor cryptovaluta met blockchaintechnologie; Verwerking van betalingen met cryptovaluta; Het verstrekken van financiële informatie met betrekking tot de volgende gebieden: digitale valuta, virtuele valuta, cryptovaluta, digitale tokens, crypto-tokens en utility-tokens, en niet-verwisselbare tokens (NFT’s); […] Financiële diensten, te weten, diensten op het gebied van liquiditeit, namelijk valutahandel en wisseldiensten met betrekking tot de volgende producten: Digitale valuta, digitale activa, cryptovaluta, virtuele valuta en activa op basis van blockchain.
Merkdepot Ice Labs
Voor de procedure is relevant dat de bestuurder van Ice Labs op 8 april 2024 een aanvraag heeft ingediend voor het volgende Uniemerk (beeldmerk met woordelementen), met depotnummer 019010702, voor de klassen 9, 35, 38, 41, en 42:
Waar is ICE verkrijgbaar?
ICE wordt aangeboden via verschillende cryptoactivaexchanges zoals Biconomy, OKX en Binance. Daarnaast kan ICE worden verkregen door het swappen van andere cryptoactiva in door derden aangeboden wallets, zoals MetaMask en Coinbase Wallet. Ten slotte zijn er ook gecentraliseerde exchanges, zoals PancakeSwap, met behulp waarvan ICE verkrijgbaar is. ICE is niet direct via (de website van) Ice Labs verkrijgbaar.
Aanbieden van ICE-Wallet door Ice Labs
Naast het aanbieden van ICE, biedt Ice Labs ook een wallet aan voor ICE. Een wallet is, simpel gezegd, een toegangspoort tot een blockchain waarmee deelgenomen kan worden aan het ontvangen en verzenden van transacties op een blockchain. Een wallet bevat de private key waarmee de daaraan gekoppelde cryptoactiva kunnen worden beheerd. Ice Labs’ wallet werd voorheen “ICE-Wallet” genoemd.
Ice Labs’ website
De website van Ice Labs is omstreeks januari 2023 gelanceerd en is beschikbaar via het domein https://ice.io (hierna: de “Website”). De Website is onder meer toegankelijk voor inwoners in de Europese Unie, waaronder Nederland. Op de Website van Ice Labs wordt onder meer actuele informatie over ICE weergegeven en verschaft Ice Labs informatie over verschillende (financiële en crypto-gerelateerde) onderwerpen, onder meer in de vorm van blogposts.
Terminologie
In het vonnis en in de waren en diensten van het ICE-merk worden de termen “cryptocurrency”, “virtuele valuta”, “digitale valuta”, en “cryptotokens” gehanteerd. In deze blog hanteer ik de term, omdat die term aansluit bij de terminologie uit de MiCA-verordening. Meer over de MiCA-verordening lees je in onze andere blog.
Dagvaarding in kort geding
Stellingen IEH
IEH dagvaart Ice Labs in kort geding vanwege vermeende inbreuk op haar merkenrechten. IEH legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. Ice Labs maakt inbreuk op het ICE-merk in de zin van artikel 9 lid 2 sub a en/of b van de Uniemerkenverordening (hierna: “UMVo”) door zonder toestemming van IEH de tekens “ICE” (al dan niet in combinatie met een ijskristal), “Ice Open Network” (al dan niet in combinatie met een ijskristal), “Ice Labs”, en “ice blockchain” (hierna: de “Tekens”), in de Europese Unie te gebruiken als handelsnaam, voor het aanbieden van een cryptoactivum en voor het verrichten van diensten.
Volgens IEH zijn de Tekens gelijk aan, althans stemmen overeen met haar ICE-merk, terwijl ook de waren en diensten van Ice Labs gelijk zijn aan, althans overeenstemmen met de waren en diensten waarvoor het ICE-merk is ingeschreven. Hierdoor kan verwarring bij het publiek ontstaan, zo stelt IEH. Volgens IEH leidt dit tot merkinbreuk.
Vorderingen IEH
IEH vordert onder meer een inbreukverbod, intrekking van Ice Labs’ merkaanvraag, verstrekking/opgave van informatie door Ice Labs, en vergoeding van de volledige door IEH gemaakte proceskosten ex art. 1019h Rv.
Ice Labs’ verweer
Het meest verstrekkende verweer van Ice Labs is dat er geen sprake is van merkinbreuk. Ice Labs zou het ICE-merk niet (in de Europese Unie) zou gebruiken, zodat ook geen sprake van merkinbreuk zou kunnen zijn.
Noemenswaardige overwegingen voorzieningenrechter
Gebruik van Tekens door Ice Labs
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter gebruikt Ice Labs in ieder geval “ICE” en “Ice Open Network”, voor haar waren en diensten in de zin van artikel 9 lid 3 sub b UMVo, te weten door het aanbieden van ICE en het aanbieden van de blockchain onder deze namen.
Ice Labs voert, onder meer, aan dat zij niet de partij is die ICE aanbiedt, omdat ICE niet verkrijgbaar is via de Website, maar uitsluitend via platformen van derden. De voorzieningenrechter volgt dit standpunt niet, omdat als onbetwist tussen partijen vaststaat dat Ice Labs het Cryptoactivum ICE in het leven heeft geroepen en heeft uitgebracht.
Daarnaast gebruikt ICE Labs in ieder geval “Ice Labs”, “Ice Open Network” en “ice blockchain”, ter onderscheiding van haar onderneming, en dus als handelsnaam, in de zin van artikel 9 lid 3 sub d UMVo. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er immers een verband te leggen tussen de (handels)namen van Ice Labs (“Ice Labs”, “Ice Open Network” en “ice blockchain”) en haar waren en diensten (het aanbieden van ICE en de blockchain), waarbij de voorzieningenrechter verwijst naar het Céline-arrest.
De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat Ice Labs de Tekens gebruikt in de zin van artikel 9 lid 3 sub b en d UMVo.
Gebruikt Ice Labs de Tekens (ook) in de Europese Unie?
Ice Labs stelt dat zij de Tekens niet (ook) in de Europese Unie gebruikt. Ook dit verweer treft geen doel. De voorzieningenrechter is van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat Ice Labs zich bij haar activiteiten ook richt op het publiek in de Europese Unie, gelet op (i) de privacy policy op de Website van Ice Labs, waarin Ice Labs in artikel 10 expliciet verwijst naar inwoners van de Europese Unie, (ii) de aankondigen van Ice Labs op haar Website en sociale media, waaruit blijkt dat zij zich richt op de Europese Unie, en (iii) het door Ice Labs aangevraagde Uniemerk.
Voorts stelt de voorzieningenrechter vast dat Ice Labs de Tekens in het economisch verkeer gebruikt, omdat Ice Labs met haar activiteiten een commercieel doel nastreeft. Opmerkelijk is daarbij rechtsoverweging 4.17. De voorzieningenrechter overweegt dat het doel van het aanbieden en promoten van ICE en de blockchain is dat ICE op steeds grotere schaal wordt verhandeld, waardoor de waarde van ICE stijgt, waardoor Ice Labs – en haar bestuurders en werknemers die ICE bezitten – geld verdienen. Op basis van de beschikbare informatie uit het vonnis meen ik dat dit wat kort door de bocht is.
De “Team Pool”, een reservering voor ICE voor Ice Labs’ teamleden, zou immers voor vijf jaren vastgezet (“locked”) zijn, zo volgt uit het door Ice Labs opgestelde White Paper. Ook zorgt een toenemende handel in ICE niet direct voor een stijging van de koers van ICE. Daar komen meer factoren bij kijken, zoals de invloed die de “tokenomics” van ICE kunnen hebben op de beslissing om al dan niet ICE aan te kopen.
Aandachtsniveau van het relevante publiek
Vervolgens twisten partijen over het aandachtsniveau van het relevante publiek.
Relevantie van aandachtsniveau van het relevante publiek
Het aandachtsniveau van het relevante publiek is cruciaal bij de beoordeling van merkinbreuk, omdat het direct van invloed is op de vraag of er verwarringsgevaar bestaat. Dit publiek kan bijvoorbeeld bestaan uit de algemene consumenten of specifieke professionals. De rechter moet een globale beoordeling maken, rekening houdend met alle relevante omstandigheden, om te bepalen of de gemiddelde consument (van de betrokken soort producten of diensten) de twee merken met elkaar zou kunnen verwarren.
Laag aandachtsniveau
Bij producten of diensten die dagelijks worden gekocht, relatief goedkoop zijn of waar consumenten snel een beslissing over nemen (impulsieve aankopen), is het aandachtsniveau vaak lager. Bijvoorbeeld bij frisdrank, snoep of eenvoudige huishoudelijke artikelen. Hierdoor is de kans op verwarring groter, omdat consumenten minder kritisch kijken naar de merken.
Hoog aandachtsniveau
Bij producten of diensten die duur zijn, technisch complex, of die gevaarlijk kunnen zijn, zal het publiek over het algemeen een hoger aandachtsniveau hebben. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van een auto, farmaceutische producten of gespecialiseerde medische apparatuur. Mensen doen grondiger onderzoek en vergelijken meer, waardoor de kans op verwarring kleiner is.
Bovengemiddeld aandachtsniveau
De voorzieningenrechter acht het relevant dat het kopen van cryptoactiva gepaard gaat met financiële consequenties en dat het niet eenvoudig is voor een consument om zijn of haar weg te vinden in de wereld van cryptoactiva en blockchain, zoals Ice Labs naar het oordeel van de voorzieningenrechter overtuigend naar voren heeft gebracht. Daarom is de voorzieningenrechter, met Ice Labs, van oordeel dat het aandachtsniveau van het relevante publiek van de betrokken waren en diensten hoger is dan gemiddeld.
Financiële consequenties (“duur”/”gevaar”) en de complexiteit van cryptoactiva en blockchain (“technisch complex”) leiden, in dit geval, dus tot een bovengemiddeld aandachtsniveau bij het relevante publiek. Dit brengt in beginsel met zich mee dat de kans op verwarring kleiner is.
Volgens de voorzieningenrechter neemt ook een publiek met een hoger aandachtsniveau vaak vluchtig kennis van merken en tekens en zal door gelijkende totaalindrukken in verwarring kunnen raken. Zo zou het publiek kunnen menen dat de waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde of met elkaar verbonden ondernemingen. De voorzieningenrechter acht daarbij tevens van belang dat gebleken is dat ook IEH het ICE-merk regelmatig gebruikt met een beschrijvend achtervoegsel (zoals “Global Network”, “Cryptocurrency Data” en “Data Services Support”). Dit draagt bij aan het gevaar dat bij het relevante publiek de indruk ontstaat dat (tekens bestaande uit) “ICE” plus een beschrijvend achtervoegsel van IEH of een aan haar gelieerde onderneming afkomstig is.
Verwarringsgevaar
Alles overwegende is de voorzieningenrechter van oordeel dat gebruik van de Tekens door Ice Labs kan leiden tot verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Dit komt door de redelijke mate van overeenstemming tussen het ICE-merk en de Tekens, het feit dat het merk en de tekens voor dezelfde dan wel soortgelijke waren en diensten worden gebruikt en de grote onderscheidingskracht van het ICE-merk. Het bovengemiddelde aandachtsniveau van het relevante publiek doet daaraan niet af.
Opgave van informatie
IEH vordert ook opgave van het aantal inwoners in de Europese Unie, uitgesplitst per lidstaat, aan wie Ice Labs haar waren en diensten heeft geleverd en het aantal ICE dat in het bezit is van inwoners van de Europese Unie, eveneens uitgesplitst per lidstaat.
Decentrale aard blockchain
De voorzieningenrechter overweegt dat hoewel artikel 129 lid 2 UMVo in verbinding met artikel 2.22 lid 4 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (“BVIE”) een grondslag biedt voor deze vordering, Ice Labs gemotiveerd naar voren heeft gebracht dat zij niet over die gegeven beschikt (en ook niet kan beschikken). De decentrale aard van blockchains brengt immers met zich mee dat Ice Labs niet over informatie beschikt, en ook niet kan beschikken, die ziet op welke geografische locatie de bezitters van ICE zich bevinden en/of hoeveel ICE zij per persoon bezitten.
Nu Ice Labs niet over deze informatie beschikt noch kan beschikken, kan zij ook niet worden veroordeeld tot verstrekking van die informatie aan IEH. De voorzieningenrechter wijst de vordering om die reden af.
Gemiste kans?
Uit dat wat IEH gevorderd heeft, volgt niet dat zij expliciet verzocht heeft om inzage in het aantal houders van ICE op gecentraliseerde exchanges. Dat is mogelijk een gemiste kans. Gecentraliseerde exchanges beschikken immers wél over informatie met betrekking tot welk account/persoon welke cryptoactiva bezit, en hoeveel. Alhoewel ook dat geen volledig beeld zou geven, had hiermee mogelijk wel een deel van de voor IEH relevante informatie ingezien kunnen worden.
Beslissing voorzieningenrechter
De voorzieningenrechter beslist dat sprake is van merkinbreuk. Daarbij beveelt de voorzieningenrechter Ice Labs om iedere inbreuk op het ICE-merk van IEH in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval begrepen het gebruik van de tekens “ICE”, “Ice Open Network”, “Ice Labs”, “Ice Blockchain”, en voor cryptovaluta en/of blockchain-netwerken.
Daarnaast moet Ice Labs de naam “Ice Open Network” en de ticker van ICE wijzigen. Ook beveelt de voorzieningenrechter Ice Labs om een rectificatie te plaatsen en om de redelijke en evenredige proceskosten van IEH conform de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017) te vergoeden.
Neem vrijblijvend contact op
Merkinbreuk is een complex terrein. Heb je te maken met een mogelijke inbreuk of wil je jouw merk juist beter beschermen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. We denken graag mee.
Lees hier het gehele vonnis.
