Door Nick Vrugt | Intellectueel Eigendomsrecht | 14 januari 2021 | 11 min. leestijd
Op 19 november 2020 is er een nieuwe versie van de PlayStation gereleased in Nederland: de PlayStation 5 (PS5). Daarvóór al – op 4 november 2020 – lag er een kort geding dagvaarding klaar met deze spelcomputer als onderwerp. Volgens Sony, de producent van de spelcomputer, zou een eenmanszaak (hierna: “gedaagde”) inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Sony door de PS5 al als pre-order aan te bieden in mei 2020. Op 7 december 2020 heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan. Het oordeel van de rechter: er is inderdaad sprake van inbreuk.
Sony en de PS5
Sony is de producent van de PS5 en is de houder van verschillende merken. Het betreft in elk geval de volgende merken:
| merknaam | soort | type | registratienr. | registratiedatum |
| PS | Uniemerk | woordmerk | 011071131 | 25-12-2012 |
| PLAYSTATION | Uniemerk | woordmerk | 001545094 | 24-10-2003 |
| GHOST OF TSUSHIMA | Uniemerk | woordmerk | 1423333 | 07-03-2018 |
| GRAN TURISMO | Uniemerk | woordmerk | 000943530 | 23-12-1999 |
| PS | Uniemerk | beeldmerk | 008553828 | 16-03-2010 |
| GT | Uniemerk | beeldmerk | 1369279 | 03-03-2017 |
| PLAYSTATION | Beneluxmerk | beeldmerk | 834465 | 27-09-1994 |
bron: het vonnis
De bovengenoemde beeldmerken zien er als volgt uit:
bron: het vonnis
Gedaagde biedt de PS5 en enkele games als pre-order aan
Gedaagde runt een eenmanszaak met een website. In mei 2020 bood hij via zijn website de mogelijkheid aan om de PS5 te “pre-orderen” tegen vooruitbetaling van een bedrag van € 499,-. Een belangrijk detail hierbij is dat op dit moment nog onbekend was hoe de PS5 er uit zou gaan zien. En wat de verkoopprijs zou zijn. De PS5 werd door gedaagde onder meer met onderstaande tekst aangeboden:
De Revolutionaire PS5
Het is zover, eindelijk kan bij ons de PlayStation 5 in pre-order geplaatst worden.
Gegarandeerd geleverd op de eerste dag van de release!Naast dat u gegarandeerd de PS5 geleverd krijgt op de release date ontvangt u alleen
bij ons 50 euro extra PSN tegoed GRATIS voor de Playstation store / Playstation online.
Dit geldt alleen voor de eerste 1000 geplaatste pre-orders wees dus snel want OP = OP!Voorlopige release: 20 november 2020.
Niet alleen bood gedaagde de PS5 aan. Ook heeft hij in de maand mei 2020 enkele games voor de PS5 aangeboden. Op dat moment waren er echter nog geen concrete aankondigingen voor die games. De door gedaagde aangeboden games betroffen in elk geval “Ghost of Tshushima” en “Gran Turismo”.
Op zijn website gebruikte gedaagde de onderstaande afbeeldingen:
bron: het vonnis
Ten aanzien van de betreffende games heeft gedaagde covers van eerdere edities van de games gekopieerd en deze zodanig bewerkt tot een cover van een fictieve PS5 game.
In de periode van 24 mei 2020 tot en met 23 augustus 2020 verschenen er verschillende negatieve reviews over gedaagde. Klanten klaagden dat zij hun bestelling niet geleverd kregen en desgevraagd hun geld niet terug kregen. Er werd in de reviews gewaarschuwd voor oplichtingspraktijken. Ook wijdde het Youtube programma BOOS een aflevering aan de pre-order verkopen door gedaagde.
Correspondentie voorafgaand aan de procedure
Op 28 mei 2020 stuurt Sony een brief aan gedaagde. Sony stelt daarin dat gedaagde inbreuk maakt op de merkenrechten van Sony. Bovendien zou gedaagde zich bedienen van oneerlijke handelspraktijken. Sony sommeert gedaagde om de website ontoegankelijk te maken en de inbreuk op haar rechten te staken en gestaakt te houden. Ook sommeert zij gedaagde om opgave te doen van met de website gegenereerde inkomsten en een onthoudingsverklaring te ondertekenen.
Eind mei 2020 wordt de website ontoegankelijk. Aan de overige sommaties geeft gedaagde geen gehoor.
Sony stuurt gedaagde vervolgens op 5 juni 2020 nogmaals een brief met daarin (opnieuw) de sommaties om de betreffende opgave te verstrekken en om een onthoudingsverklaring te ondertekenen.
Daarop volgt op 10 juni 2020 de volgende reactie:
Er is niks om te halen
Laat sony iemand anders lastig vallen
Er zijn geen inkomen en wat er aan inkomen is geweest is een lachertje van 6700,- en dat is geretourneerd naar de eigenaren er is niks verdient dus niks te halen en daarbij heeft sony onmogelijk schade geleden door deze website dat is slap gelul want dit product heeft nooit op sony’s markt gestaan aangezien het product nog niet eens bestaat en alleen maar speculaties over zijn.
Deze reactie komt overigens niet van gedaagde zelf, maar van een persoon waar gedaagde (vermoedelijk) mee samenwerkt.
Op 16 juni 2020 reageert gedaagde aanvullend als volgt:
Er is totaal geen inkomen verdiend er is nooit aangegeven dat er een samenwerking met sony zou zijn kan echt weinig doen voor een groot imperium als sony maar…
Wil niet zeggen dat het concept op [website] geen goed idee zou zijn eventueel om de eventuele schade voor sony is het enige wat ik zou kunnen doen toch doorgaan met het concept [website] met een samenwerking [website] als tussen persoon en dot door heel europa te regelen zo kan sony mij helpen succesvol te worden en ik kan dan ook eventuele schade voor sony als tussenpersoon terug betalen met mijn marketings strategieen met de officiele erkenning met sony interactive kunnen we een succesvolle samenwerking genereren
Ik hoop dat ik hier een aanbod kan krijgen
Met andere woorden: gedaagde stelt voor om een samenwerking met Sony aan te gaan. Sony geeft daarop op 22 juni 2020 aan dat zij niet geïnteresseerd is in een samenwerking. Sony stelt voor de zaak te schikken op zodanige wijze dat gedaagde aan Sony een bedrag betaalt van € 1.000,-. Daarnaast dient gedaagde een onthoudingsverklaring te ondertekenen.
Gedaagde reageert daarop diezelfde dag als volgt:
“Dat is veel geld 1000 euro dat heb ik nu niet voor eind juli regel ik dat wel maar kan eerder niks doen en die onthoudingsverklaring teken ik bijdeze ik weet niet hoe ik dat op moet sturen.”
Sony geeft op 25 juni 2020 aan dat gedaagde het bedrag van € 1.000,- uiterlijk eind juli 2020 kan betalen. Ook legt ze aan gedaagde uit dat hij de onthoudingsverklaring kan printen, ondertekenen, scannen en versturen.
Sony ontvangt geen ondertekende onthoudingsverklaring en/of betaling van gedaagde. Daarop stuurt Sony gedaagde nog een drietal e-mails en een brief. Een reactie van gedaagde daarop blijft uit. Sony gaat daarom over tot dagvaarding van gedaagde in kort geding.
De stellingen van Sony en gedaagde in kort geding
In het kort geding vordert Sony (onder meer en kort gezegd) dat gedaagde:
- wordt bevolen zich te onthouden van iedere inbreuk op de merk- en auteursrechten van Sony en iedere vorm van onrechtmatig handelen tegenover Sony;
- wordt bevolen opgave te doen van de met de verkoop gegenereerde inkomsten (zodat Sony de schade kan begroten); en
- veroordeeld wordt in de door Sony gemaakte proceskosten ten bedrage van € 7.571,50.
Sony: er is sprake van inbreuk en onrechtmatig handelen door aanbod PS5
Sony voert daarvoor aan dat de aanbiedingen op de website van gedaagde frauduleus waren. De stelling dat gedaagde de PS5 op de releasedatum zou kunnen leveren was nergens op gebaseerd. De aangeboden games bestonden destijds niet.
Sony stelt dat gedaagde door de betreffende teksten en afbeeldingen te gebruiken inbreuk heeft gemaakt op de merk- en auteursrechten van Sony. Ook zou gedaagde consumenten hebben misleid en hen geld afhandig hebben gemaakt, waardoor gedaagde negatieve aandacht in de media heeft gekregen. Met deze oneerlijke handelspraktijken zou gedaagde zowel tegenover zijn klanten als tegenover Sony onrechtmatig hebben gehandeld. De goede naam van Sony zou namelijk zijn misbruikt.
Omdat gedaagde geen onthoudingsverklaring heeft ondertekend, meent Sony dat sprake is van een “spoedeisend belang”. Een spoedeisend belang is vereist voor een kort geding. Als er geen spoedeisend belang is, dan kan alleen een (normale) (bodem)procedure worden gestart.
Het verweer van gedaagde
Gedaagde voert verweer. Alle afbeeldingen van de PS5 en van de games zouden fictief zijn. In de algemene voorwaarden van gedaagde zou vermeld zijn dat de afbeeldingen fictief waren en dat het uiteindelijk te leveren product er anders kon uitzien. De klanten van gedaagde konden dit dus weten.
Het plan van gedaagde zou geweest zijn om alle PS5’s en de games als bulk in te kopen. Net zoals andere winkels dat doen. Gedaagde had daarvoor eerst voldoende geld nodig. Dat geld kon hij regelen door klanten volledig vooruit te laten betalen. Alle inkomsten die met de pre-orders zijn gegenereerd zouden door gedaagde zijn geretourneerd aan de klanten. Iedere klant zou inmiddels zijn geld terug hebben. Volgens gedaagde zullen deze klanten met het teruggegeven geld vast ergens anders een PS5 gaan kopen. Van door Sony geleden schade zou geen sprake zijn.
Gedaagde is niet van plan om iets aan Sony te betalen. Hij is nooit telefonisch benaderd door (de advocaat van) Sony. Op e-mails van Sony heeft gedaagde op een gegeven moment niet meer gereageerd omdat hij het voorstel van Sony niet serieus nam en hij het niet vertrouwde. De gevorderde proceskosten zijn volgens gedaagde te hoog en niet gespecificeerd. De vorderingen moeten volgens gedaagde worden afgewezen.
De rechter: gedaagde heeft door aanbod PS5 en games inbreuk gemaakt op de rechten van Sony
De rechter stelt vast dat gedaagde heeft aangevoerd dat hij van plan was om een afspraak met Sony te maken om de PS5 met games van haar af te nemen, zodra hij daarvoor voldoende financiële middelen had. Het geld wilde hij via de website bij elkaar krijgen. Deze manier van handelen brengt volgens de rechter grote risico’s mee. Zowel voor klanten, als zij het product niet geleverd krijgen en/of hun geld niet terug krijgen, als voor Sony, als klanten teleurgesteld raken. Bovendien brengt deze handelwijze mee dat zonder toestemming van Sony gebruik wordt gemaakt van haar merken.
Gedaagde stelt dat deze risico’s zich niet hebben verwezenlijkt, nu alle klanten hun geld terug hebben gekregen en de website al sinds eind mei 2020 uit de lucht is. Ook heeft gedaagde aangevoerd dat de afbeeldingen van de PS5 en van de games fictief waren en dat dit zou zijn vermeld in zijn algemene voorwaarden. Een onderbouwing daarvan is echter uitgebleven. Ook ter zitting heeft gedaagde geen bewijs van overboekingen van bedragen naar klanten aangeleverd. Ook zijn de betreffende algemene voorwaarden niet in het geding gebracht.
Merkinbreuk
Ten aanzien van het merkenrecht stelt de rechter vast dat de houder van een merk het gebruik door derden kan verbieden op grond van artikel 9 lid 2 van de Uniemerkverordening (UMVo) en/of artikel 2.20 lid 2 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). In kort geding kunnen deze vorderingen alleen worden toegewezen als voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat gedaagde op die gronden merkinbreuk maakt.
De rechter oordeelt dat dit het geval is. De door gedaagde op de website gebuikte tekens zijn namelijk gelijk aan de Uniemerken en het Beneluxmerk van Sony. De tekens zijn door gedaagde in het economisch verkeer gebruikt voor waren die gelijk zijn aan die waarvoor de Uniemerken en het Beneluxmerk zijn ingeschreven. Daarmee is sprake van de situatie genoemd in art. 9 lid 2 UMVo en art. 2.20 lid 2 BVIE. Van toegestane wederverkoop van door Sony aangeleverde producten is geen sprake. Voldoende aannemelijk is daarom dat sprake is van merkinbreuk.
Auteursrechtinbreuk
De rechter oordeelt ook dat voldoende aannemelijk is dat sprake is van auteursrechtinbreuk. Sony is uitgever van (onder meer) de games Ghost of Tsushima en Gran Turismo. De rechter gaat ervan uit dat zij de auteursrechthebbende is op het artwork dat voor de games wordt gebruikt. Daaronder vallen de covers van (eerdere edities van) de games. Gedaagde heeft de afbeeldingen van deze gekopieerd en gebruikt als cover voor de fictieve edities van de games voor de PS5. Door gedaagde is niet weersproken dat Sony de auteursrechthebbende is. De rechter acht het voldoende aannemelijk dat de covers een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen, en dat de covers dus auteursrechtelijk beschermd zijn. Omdat gedaagde afbeeldingen heeft gebruikt die identiek zijn aan, althans eenzelfde totaalindruk geven als, de afbeeldingen op de covers van eerdere edities van de games, oordeelt de rechter dat voldoende aannemelijk is dat sprake is van auteursrechtinbreuk.
Vorderingen
De gevorderde geboden ten aanzien van het onthouden van de inbreuken door gedaagde worden daarom toegewezen. Ook het gebod tot het doen van opgave in de gemaakte inkomsten wordt toegewezen. Daarmee kan Sony namelijk haar vordering tot schade en/of winstafdracht begroten.
Omdat gedaagde in het ongelijk is gesteld, wordt hij in de proceskosten veroordeeld. Sony heeft aangevoerd dat 80% van de zaak betrekking heeft op IE-grondslagen en 20% op niet IE-grondslagen. De rechter acht dit redelijk. Gedaagde dient daarom de volledige proceskosten (met dien verstande dat deze kosten in de IE-indicatietarieven zijn beperkt tot een bedrag van € 6.000,-) van Sony te betalen voor het 80%-deel (€ 4.800,-). Voor het 20%-deel moet gedaagde het liquidatietarief betalen ( € 196,-).
Tot slot
Al met al, een bittere pil voor gedaagde. Gedaagde moet een groot deel van de proceskosten van Sony vergoeden en wacht (mogelijk, als er niet alsnog wordt geschikt) een kostbare bodemprocedure. Omdat gedaagde vanuit een eenmanszaak onderneemt, is hij met zijn privévermogen tegenover Sony aansprakelijk.
Deze zaak laat zien dat het gebruik van merken bij het aanbieden van pre-orders spelen met vuur is. Heb je geen toestemming van de merkhouder om een merk te gebruiken, dan is onder omstandigheden sprake van inbreuk.
Word je beschuldigd van inbreuk, meen je dat iemand anders inbreuk maakt op jouw rechten en/of wil je advies over of iets kwalificeert als inbreuk, neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag!
