Door Lawfox | Slaafse Nabootsing | 26 januari 2021 | 6 min. leestijd
Een schoen van het merk Dr. Martens, ik zie hem vaak voorbij komen. Niet alleen op straat, maar inmiddels ook in de rechtspraak (zie hier, hier en hier).
Onlangs moest de voorzieningenrechter zich buigen over de schoen genaamd “1460 boot”. De vraag die voorlag was (kort gezegd) of Van Haren zich schuldig maakte aan slaafse nabootsing van de 1460 boot van het merk Dr. Martens. Het korte antwoord: nee. De reden was dat de 1460 boot geen eigen gezicht op de markt had. Ook was er geen sprake van het vereiste verwarringsgevaar, zo oordeelde de voorzieningenrechter.
De feiten: de 1460 boot vs. de schoenen van Van Haren
De eisende partij is Airwair, de wereldwijde exclusieve licentienemer van het merk Dr. Martens. Airwair is ook de exclusieve producent van de schoenen die onder het merk Dr. Martens op de markt worden gebracht.
De gedaagde partij is de schoenenretailer Van Haren, die bij iedereen wel bekend zal zijn. Niet alleen van de verkoop van schoenen, maar misschien zelfs van de zaak tegen Louboutin (zie hier en hier), die Van Haren uiteindelijk verloor.
Volgens Airwair lijken 10 ontwerpen van Van Haren te veel op de door haar geproduceerde 1460 boot. De voorzieningenrechter moet beoordelen of er in dit geval sprake is van slaafse nabootsing.
Slaafse nabootsing?
Slaafse nabootsing, wat is dat nu precies?
Als een product niet (meer) wordt beschermd door een recht van een intellectuele eigendom (denk aan het auteursrecht, modellenrecht), dan is nabootsing van het product in principe toegestaan.
Bovenstaand uitgangspunt kent een belangrijke uitzondering: nabootsing is niet toegestaan wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten. Daarnaast moet de nabootsende concurrent tekortschieten in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat.
Als er sprake is van nabootsing die nodeloos verwarring veroorzaakt, dan is dit een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen.
Uit rechtspraak over slaafse nabootsing volgt:
De rechter die heeft te beoordelen of in een concreet geval, gelet op de totaalindrukken van vergelijkbare producten, sprake is van een (gevaar voor) nodeloze verwarring bij het desbetreffende publiek, dient daarbij alle relevante omstandigheden van dat geval te betrekken.
Voordat sprake kan zijn van verwarring ten aanzien van een nagebootst product, moet het nagebootst product wel een “eigen gezicht” hebben op de relevante markt. Hier kom ik hieronder nog op terug.
Meer informatie over slaafse nabootsing vind je in een eerdere blog.
Spoedeisendheid?
Terug naar de beoordeling. De voorzieningenrechter stelt allereerst vast dat 7 van de 10 schoenen van Van Haren uit de collectie van 2019 komen en dat de nog resterende voorraad daarvan beperkt is. Met het oog daarop worden de vorderingen ten aanzien van deze 7 modellen afgewezen. De voorzieningenrechter zal zich daarom alleen uitspreken over de modellen met de naam “5th Avenue Boot IV”, “5th Avenue Boot V” en “Limelight Boot”.
Heeft de 1460 boot een eigen gezicht op de markt?
De eerste vraag die moet worden beantwoord is of de 1460 boot een eigen gezicht heeft op de markt. Dit betekent dat het product zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op de markt. Dit wordt ook wel het Umfeld genoemd.
De schoen van het merk Dr. Martens ziet er als volgt uit:
bron: vonnis
Het Umfeld: geen eigen gezicht
De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat onvoldoende gebleken is dat de 1460 boot in september 2020 een eigen gezicht op de markt had. De voorzieningenrechter oordeelt:
Het kan zijn dat de 1460 boot in het verleden een eigen gezicht op de markt had, maar op basis van de voorliggende stukken is aannemelijk dat dit eigen gezicht, gelet op de grote hoeveelheid (op het eerste gezicht) vergelijkbare schoenen, inmiddels verwaterd is.
In dat kader oordeelt de voorzieningenrechter nog dat de populariteit, de reputatie en het marktaandeel niet relevant zijn voor een oordeel over het eigen gezicht op de markt.
Nu de 1460 boot geen eigen gezicht op de markt heeft, moeten de vorderingen van Airwair worden afgewezen.
Ten overvloede: geen verwarringsgevaar
Zelfs als de 1460 boot wel een eigen gezicht op de markt had in 2020, dan had er nog geen sprake geweest van verwarringsgevaar, zo oordeelt de voorzieningenrechter.
Het gaat om de volgende vergelijking:
hierboven: de “smooth” variant van de 1460 boot
vs
bron: vonnis
Gelet op de bovenstaande vergelijking oordeelt de voorzieningenrechter dat de totaalindruk van de 1460 ‘smooth’ wezenlijk anders is dan die van de modellen van Van Haren.
De voorzieningenrechter oordeelt:
- De schacht van de 1460 ‘smooth’ is duidelijk hoger.
- De 1460 ‘smooth’ heeft 8 vetergaten, terwijl de modellen van Van Haren 7 vetergaten hebben.
- De 1460 ‘smooth’ heeft een lange, zwarte stoffen hiellus met daarop in gele letters: “AirWair With Bouncing Soles”. De 5th Avenue Booth IV en V hebben een korte, zwarte hiellus zonder tekst. De Limelight Boot heeft een korte, bruine hiellus waar oranje sterren op zijn aangebracht.
- De stiksels op de welt zijn bij de 1460 ‘smooth’ geel, bij de 5th Avenue Boot IV en V zwart en bij de Limelight Boot oranje.
- Daar waar de 1460 ‘smooth’ een semi-transparante honingkleurige zool heeft, hebben de modellen van Van Haren een zwarte zool.
- De zoolpatronen vertonen andere groeven.
- De modellen van Van Haren hebben aan één kant een rits, terwijl de 1460 ‘smooth’ geen rits heeft.
- De rode variant van de 1460 ‘smooth’ heeft een wezenlijk andere kleur rood dan de 5th Avenue Boot V.
- Het leer van de modellen van Van Haren is ruwer dan het gladde leer van de 1460 ‘smooth’.
Ook neemt de rechter mee dat de modellen van Van Haren aanzienlijk goedkoper zijn. Daarnaast wordt meegenomen dat de modellen alleen bij Van Haren kunnen worden gekocht. Gelet daarop is het volgens de rechter te verwachten dat een consument weet dat de schoenen van Van Haren geen 1460 boots zijn noch afkomstig zijn van Dr. Martens.
Tot slot wordt overwogen dat het voor de beoordeling wel relevant is in hoeverre een consument bij de aankoopbeslissing zich zal laten leiden door de wijze waarop het product na de aankoop wordt waargenomen, maar dat deze omstandigheid op zichzelf niet voldoende is om te spreken van nodeloze verwarring.
Conclusie
De voorzieningenrechter concludeert allereerst dat de 1460 boot geen eigen gezicht op de markt heeft. Zelfs als dat eigen gezicht er wél was geweest, zou er geen sprake zijn van verwarringsgevaar. Dat is een dubbele misser, en niet de eerste voor Airwair. Eerder kwam ook de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam tot het oordeel dat er geen sprake was van slaafse nabootsing (en ook niet van merk- of auteursrechtinbreuk).
Bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag trok Airwair wel aan het langste eind: de Jason-laars was auteursrechtelijk beschermd en Topshop maakte inbreuk op de laars.
In het vonnis is opgenomen dat er op 2 februari 2021 een kort geding zal plaatsvinden. Het is afwachten wat de rechter in die zaak zal oordelen.
Zelf vragen over slaafse nabootsing of IE-rechten? Stel ze gerust! 013 207 71 07
