Door Nick Vrugt | Intellectueel Eigendomsrecht | 29 januari 2021 | 7 min. leestijd
Vanwege mijn voorliefde voor intellectuele eigendomsrechten en chocolade is er maar één onderwerp waar ik vandaag over kan bloggen: de nieuwe campagne van het chocolademerk Tony’s Chocolonely (hierna kort: “Tony’s“).
Tony’s brengt met de campagne “Sweet Solution” een viertal lookalikes van bekende chocoladerepen op de markt. Het betreffen lookalikes van de KitKat, de Twix, de Toblerone en Ferrero Rocher (wat eigenlijk geen reep is). De lookalikes zijn limited editions die tijdelijk te koop zijn in enkele winkels.
bron: https://tonyschocolonely.com/nl/nl/sweet-solution
Door middel van de campagne moet aandacht worden gecreëerd voor misstanden in de chocolade-industrie. Er is gekozen voor lookalikes om te laten zien dat alle chocolade 100% slaafvrij kan worden gemaakt. Volgens de website van Tony’s heeft de campagne geen commercieel doel. Tony’s doneert alle opbrengsten van de lookalikes aan een stichting die vrouwen in Afrika ondersteunt om uit armoede te raken.
Naast de lookalikes maakt ook een petitie om wettelijk te verplichten dat chocolade 100% slaafvrij gemaakt moet worden onderdeel uit van de campagne.
Een sympathieke campagne wat mij betreft. Maar hoe zit dit juridisch? Mogen deze lookalikes wel worden aangeboden? Hieronder zal ik achtereenvolgens het auteursrecht, het merkenrecht en de vergelijkende reclame behandelen.
Zijn de lookalikes van Tony’s auteursrechtelijk toegestaan?
Wanneer is een werk auteursrechtelijk beschermd?
Naar Nederlands recht is een werk automatisch auteursrechtelijk beschermd als het werk een “eigen oorspronkelijk karakter” heeft en “het persoonlijk stempel van de maker” draagt. De drempel voor auteursrechtelijke bescherming is relatief laag. Dit betekent dat een werk snel auteursrechtelijk beschermd is.
Als een werk auteursrechtelijk beschermd is, dan zijn bepaalde handelingen met betrekking tot dat werk voorbehouden aan de auteursrechthebbende. De hoofdregel is dat de maker van het werk de auteursrechthebbende is.
De vormgeving van de verpakkingen van de chocoladerepen van de KitKat, de Twix, de Toblerone en Ferrero Rocher is auteursrechtelijk beschermd als aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Onder meer vanwege de lage drempel voor bescherming verwacht ik dat deze vormgeving auteursrechtelijk beschermd is.
Wanneer is sprake van auteursrechtinbreuk?
Maar is er dan ook sprake van auteursrechtinbreuk door het maken van de lookalikes?
Om te beoordelen of sprake is van een auteursrechtinbreuk is onder meer relevant in welke mate de totaalindrukken van de lookalike en de vormgeving van de bestaande repen overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken van de bestaande repen zijn daarbij bepalend.
Per reep moet worden beoordeeld in hoeverre de lookalike in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de bestaande reep vertoont dat de totaalindrukken overeenstemmen.
Ik meen dat er inderdaad aanleiding bestaat om aan te nemen dat de totaalindrukken tussen de repen (met name de KitKat-variant) overeenstemmen. Dit is overigens ook de bedoeling van Tony’s. Ik zie hier dus wel een gevaar voor Tony’s voor een claim op grond van het auteursrecht.
Kan Tony’s een beroep doen op de parodiebeperking?
Op het auteursrecht gelden wel enkele beperkingen. Een beperking die hier mogelijk relevant is, is de parodiebeperking.
Op grond van artikel 18b van de Auteurswet is het gebruik van een werk in het kader van een karikatuur, parodie of pastiche uitdrukkelijk toegestaan. Een voorwaarde daarvoor is wel dat het gebruik in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is. De parodie moet een rechtvaardig evenwicht in acht nemen tussen, aan de ene kant, de belangen en rechten van de auteursrechthebbende en, aan de andere kant, de vrije meningsuiting van degene die de parodie maakt.
Bij deze belangenafweging zal relevant zijn of, en zo ja in hoeverre, Tony’s een commercieel belang heeft bij deze lookalike-repen. De opbrengsten van de lookalike-repen gaan naar een goed doel. In die zin lijkt Tony’s geen direct commercieel belang te hebben bij de lookalike-repen. Maar Tony’s creëert met de repen ook aandacht voor haar merk, waardoor mogelijk (ook) haar andere repen meer worden verkocht. In die zin meen ik dat Tony’s toch wel een commercieel belang heeft bij de campagne. Ik betwijfel daarom of een beroep op de parodiebeperking zou slagen.
En hoe zit het met het merkenrecht?
Dan het merkenrecht.
De wet geeft de houder van een merk het exclusieve recht om een derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen te verbieden het door hem als merk geregistreerde teken voor bepaalde waren of diensten te gebruiken. Onder de beschermingsomvang van een merk valt ook het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken als daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
De eerste vraag die rijst is welke merken in het kader van de originele repen zijn geregistreerd. Anders dan bij het auteursrecht is voor het merkenrecht namelijk een registratie vereist.
Vermoedelijk is voor de originele repen in elk geval een woordmerk geregistreerd. De woorden (KitKat, Twix, Toblerone en Ferrero Rocher) worden echter niet gebruikt door Tony’s. Op de repen staat juist alleen het woord “Tony’s”. Een merkinbreuk is in dat kader dus niet aannemelijk.
Maar waarschijnlijk zijn er ook visuele tekens (beeldmerken) met betrekking tot de bestaande repen geregistreerd, bijvoorbeeld de logo’s en of (een deel van) de verpakkingen. Als dit het geval is, dan bestaat er wel een gevaar dat Tony’s merkinbreuk maakt.
Tony’s gebruikt namelijk dezelfde kleurstellingen, dezelfde of soortgelijke lettertypes en een vergelijkbare verpakking als de bestaande repen. Verwarringsgevaar ligt daardoor op de loer. De lookalikes kunnen worden geassocieerd met de merken KitKat, Twix, Toblerone en Ferrero Rocher. Daarbij komt nog dat de bestaande chocoladerepen toch enigszins in een kwaad daglicht worden gesteld (want kennelijk niet slaafvrij). Merkhouders zitten daar normaal gesproken niet op te wachten.
Ik meen dat Tony’s vanwege het bovengenoemde een risico loopt te worden aangesproken vanwege merkinbreuk.
Geldige reden?
Merkparodie?
Anders dan het auteursrecht kent het merkenrecht geen specifieke wettelijke parodiebeperking. Het merkenrecht kent wel enkele andere beperkingen. Eén daarvan is dat het gebruik van een merk met een geldige reden is toegestaan.
Wellicht kan parodiërend merkgebruik worden gezien als een geldige reden. Ik kan me voorstellen dat daarbij relevant is wat de aard van de parodie is. Betreft het een commerciële of een ideële parodie? Of een mengvorm van beide? Verwarringsgevaar kan ook een factor zijn die meespeelt. Er bestaan op dit moment nog geen concrete voorwaarden waaraan een parodie moet voldoen om merkenrechtelijk te zijn toegestaan. Daardoor is onzeker of een beroep hierop van Tony’s zou slagen. Vanwege het toch enigszins commerciële doel én het verwarringsgevaar meen ik dat Tony’s merkenrechtelijk op het randje handelt. En wellicht eroverheen.
Vergelijkende reclame?
Een andere geldige reden is het gebruiken van een merk in geoorloofde vergelijkende reclame. Bij vergelijkende reclame noemt een adverteerder expliciet of impliciet goederen of diensten van een concurrent in reclame-uitingen.
Een schoolvoorbeeld van vergelijkende reclame is de vergelijking van boodschappenlijstjes van twee supermarkten die veel in bushokjes zijn te vinden. Voor de doeltreffendheid van dit soort reclame-uitingen kan het noodzakelijk zijn om het merk van een concurrent te noemen.
Vergelijkende reclame is echter niet altijd toegestaan. Om geoorloofd te zijn, moet de reclame aan verschillende eisen voldoen. Een van die eisen is dat door de reclame geen verwarring mag ontstaan tussen de goederen van de adverteerder en die van de concurrent. Daar loopt het hier mogelijk al spaak. Gezien de gelijkenis tussen de verpakkingen kan mogelijk wel verwarring ontstaan, zoals hiervoor aangegeven.
Conclusie: een goede marketingcampagne van Tony’s
Theoretisch loopt Tony’s dus een risico door met deze campagne aandacht te vragen voor misstanden in de chocolade-industie. Ik verwacht echter niet dat producenten van de bestaande chocoladerepen snel inbreukacties zullen instellen.
Ten eerste komt het instellen van een inbreukactie toch enigszins onsympathiek over als je bedenkt dat de opbrengsten van de looklike-repen naar een goed doel gaan. Inbreukacties zijn daarom wellicht schadelijker voor de producenten van de bestaande repen, dan de eventuele inbreuken zelf.
Ten tweede zorgt iedere actie die door de producenten tegen Tony’s wordt ondernomen voor meer aandacht voor de campagne. En daarmee voor Tony’s.
Kortom, een goede marketingcampagne van Tony’s.
Wil je meer informatie over dit onderwerp? Lees dan ook de eerdere blog van mijn kantoorgenoot van Sjors over een actie van een Eindhovense goededoelenstichting.
