Door | Merkenrecht | 9 april 2021 | 5 min. leestijd
Begin 2019 schreven we over het volgende: het merk “BIG MAC” van McDonalds werd vervallen verklaard. Onlangs oordeelde de rechter dat de (weliswaar veel minder bekende) merken voor het teken “SnowTrex” ook vervallen moesten worden verklaard. Wat betekent dat, en hoe zit dat precies?
Vervallen en nietig verklaren
Het merk “BIG MAC” was een Uniemerk. De relevante wetgeving staat in de Uniemerkenverordening. Het merk “SnowTrex” was een Beneluxmerk. De wetgeving die daarvoor relevant is staat in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE).
In de bovenstaande wetten staat dat een merk onder omstandigheden nietig of vervallen kan worden verklaard. Een merk dat nietig wordt verklaard heeft nooit bestaan. Dat is anders bij een vervallen merk: dat bestond wel, maar nu niet meer.
Nietig verklaren
Een merk kan nietig worden verklaard als (kort gezegd):
- het merk geweigerd had moeten worden omdat het bijvoorbeeld niet-onderscheidend of beschrijvend was toen het werd ingeschreven;
- de merkaanvrager te kwader trouw handelde;
- er een ouder recht bestaat op grond waarvan het gebruik van het merk kan worden verboden.
De eerste twee redenen worden ook wel de absolute gronden genoemd, en de laatste reden de relatieve grond(en).
Dit staat in artikel 2.2bis en artikel 2.2ter van het BVIE, en in artikel 59 en 60 van de Uniemerkenverordening.
Vervallen verklaren
Een bestaand merk kan vervallen worden verklaard als het merk (kort gezegd):
- niet normaal wordt gebruikt;
- een gebruikelijke benaming is geworden;
- misleidend is geworden wat betreft de aard, kwaliteit of plaats van herkomst van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven.
Dit staat in artikel 2.27 van het BVIE en artikel 58 van de Uniemerkenverordening.
Uitgelicht: niet-normaal gebruik
Het bovenstaande rijtje laat zien dat een merk vervallen kan worden verklaard als het niet normaal wordt gebruikt. Dit houdt in dat het merk weliswaar is ingeschreven voor bijvoorbeeld schoenen, maar daar niet voor wordt gebruikt. Het merk kan in dat geval vervallen worden verklaard, waardoor voor anderen de weg vrij is om dat merk voor schoenen te gaan gebruiken.
Om een merk vervallen te laten verklaren vanwege niet-normaal gebruik is vereist dat het merk gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar niet normaal is gebruikt.
De vraag of een merk normaal is gebruikt, moet beoordeeld worden aan de hand van alle feiten en omstandigheden.
Een merk kan niet vervallen worden verklaard als de merkhouder een geldige reden had om het merk niet normaal te gebruiken. Een voorbeeld hiervan is overheidsingrijpen.
Het merk “SnowTrex”
Het Hof Den Haag heeft zich onlangs uitgelaten over het teken “SnowTrex”. Dit teken is aan het begin van deze procedure nog beschermd met vier Beneluxmerken.
Rotterdam Leisure Holding B.V. (“RLH”) is de vennootschap die (op dat moment) de houder is van deze merken. Volgens RLH zijn de merken normaal gebruikt op internet. Daartoe voert RLH aan dat de website www.snowtrex.nl gebruikt werd en dat het woord Snowtrex gebruikt is in een adwords-advertentie/-campagne voor bemiddeling bij het organiseren / aanbieden van vakantiereizen.
Met deze bemiddeling bedoelt RLH bemiddeling tussen potentiële klanten en Sunweb, waarbij (voormalige) Snowtrex accomodaties zijn ondergebracht. Op deze manier doorverwijzen is volgens RLH in de reiswereld gebruikelijk en belangrijk. Het zou gaan om het in standhouden en gebruik maken van de associatie die het merk Snowtrex opwekt.
Rechter: wat voor gebruik?
Voor de vraag of er sprake is van normaal gebruik wordt er in dit geval gekeken naar de periode van 6 november 2012 tot 7 november 2017.
Volgens de rechter heeft RLH de stellingen van de wederpartij, TravelTrex, niet voldoende gemotiveerd betwist. Zo heeft zij niet gereageerd op de stelling dat er vanaf de pagina www.snowtrex.nl direct werd doorgelinkt naar een zoek- en boekpagina van Sunweb waarop het woord Snowtrex niet voorkwam. Ook is niet onderbouwd hoe de adwords-campagnes eruit zagen.
Het hof gaat er daarom vanuit dat het gebruik van het woord Snowtrex er in de relevante periode uit bestond dat gebruik werd gemaakt van de URL www.snowtrex.nl, die direct doorlinkte naar een zoek- en boekpagina van Sunweb. De zoekterm Snowtrex werd gebruikt voor een advertentie (met onbekende inhoud), die direct doorlinkte naar de Sunweb zoek- en boekpagina. Op deze zoek- en boekpagina kwam het woord Snowtrex niet voor.
Gebruik in het economisch verkeer?
Het hof is van oordeel dat het gebruik in de URL en als zoekterm als gebruik in het economisch verkeer kwalificeert. In dat kader verwijst het hof naar de jurisprudentie over adwords.
Maar: omdat er onder het merk Snowtrex geen waren of diensten worden aangeboden, is geen sprake van gebruik van het merk overeenkomstig zijn wezenlijke functie. Met die wezenlijke functie wordt bedoeld: het waarborgen van de identiteit en oorsprong van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Doorslaggevend is dat er wordt doorgelinkt naar een pagina waarop het woord Snowtrex niet wordt genoemd.
Al met al is het hof van oordeel dat het gebruik door RLH van het merk Snowtrex op internet in de relevante periode geen normaal gebruik van het merk oplevert.
Ten overvloede: onvoldoende gesteld
Ook als het wel ging om gebruik overeenkomstig de wezenlijke functie van het merk, dan blijft staan dat RLH onvoldoende heeft gesteld om normaal gebruik aan te nemen, zo oordeelt het hof. Datzelfde geldt voor het geval de URL doorlinkte naar de landingspagina van de Subweb-website en het woord Snowtrex werd gebruikt voor de adwords-reclame die doorlinkte naar die landinspagina. Daarvoor is onder meer relevant dat het hof de juistheid van de stellingen van RLH niet kan herleiden en RLH geen nadere (begrijpelijke) bewijsstukken heeft overgelegd.
Conclusie
Dat de merken voor het teken Snowtrex vervallen zijn verklaard, kwam in deze zaak doordat de merkhouder onvoldoende had gesteld om normaal gebruik aan te nemen in de relevante periode.
Zelf vragen over normaal gebruik of merken in het algemeen? Stel ze gerust!
