Door | Merkenrecht | 15 juli 2021 | 8 min. leestijd
Een merkregistratie geeft de merkhouder (kort gezegd) het recht om het merk te gebruiken voor de waren of diensten waar het merk voor is geregistreerd, maar ook voor overeenstemmende waren of diensten.
Wat wordt er precies bedoeld met “overeenstemmende waren of diensten”? Ik licht het toe aan de hand van een (opvallende) recente rechtszaak. Ik begin met een introductie.
Introductie
Waar vind je de term “overeenstemmend”?
Als je een merk bij het merkenbureau deponeert, vinden er twee toetsen plaats: een toets op absolute gronden en een toets op relatieve gronden (zie ook deze blog).
Bij de toets op absolute gronden gaat het merkenbureau (kort gezegd) na of het teken geschikt is als merk.
De toets op relatieve gronden houdt onder meer in dat een teken niet als merk kan worden ingeschreven als het teken gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk, en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten, en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat. Degene met dat oudere merk kan oppositie instellen, waarna het merkenbureau (kort gezegd) beoordeelt in hoeverre er inderdaad sprake is van verwarringsgevaar.
Als je merk eenmaal is ingeschreven, heb je als merkhouder onder meer het recht om op te treden tegen een teken dat wordt gebruikt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat.
NB: voorheen werd de term “soortgelijk” gebruikt in plaats van “overeenstemmend”.
Concreet: wanneer is er sprake van overeenstemmende waren/diensten?
Wanneer is er nu sprake van overeenstemmende waren of diensten? Volgens het Europese Hof van Justitie moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken, waaronder de aard, de bestemming, het gebruik, maar ook het concurrerend of complementair karakter ervan (Canon/Cannon).
Een voorbeeld: als ik mijn merk heb ingeschreven voor kleding, dan kan ik (als ook voldaan is aan de andere voorwaarden) optreden tegen iemand die dit teken gebruikt voor schoenen (zie bijvoorbeeld deze zaak).
De feiten van deze zaak: een merk voor voertuigen
In de zaak die ik hierna bespreek gaat het om de volgende feiten.
In 2017 heeft dhr. Gonzalo Andres Ramirez Monfort een merkaanvraag ingediend bij het Europese merkenbureau (hierna: het EUIPO) voor het teken “Hispano Suiza”.
De registratie van het teken is aangevraagd voor waren in klasse 12, namelijk: “voertuigen” (in de Engelse tekst wordt overigens over “cars” gesproken).
Dhr. Erwin Leo Himmel heeft oppositie ingesteld tegen deze merkaanvraag. Deze oppositie is gebaseerd op het oudere Uniemerk HISPANO SUIZA, dat in 2016 werd ingeschreven voor waren in klasse 14 en 25, te weten: “Uurwerken en tijdmeetinstrumenten” en “Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”.
De beslissing van de oppositieafdeling van het EUIPO: geen soortgelijke waren
Nu het in deze zaak gaat om oppositie, moet het EUIPO (dus) beoordelen in hoeverre het teken van dhr. Monfort als merk kan worden ingeschreven, gelet op de vraag of het teken gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk van dhr. Himmel, en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten, en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat.
De oppositieafdeling van het EUIPO wijst de oppositie af. Volgens het EUIPO is er geen sprake van overeenstemmende waren:
Contrary to the opponent’s arguments, the contested cars are not sufficiently related to any of the opponent’s goods. Indeed, the nature and the main purpose of the goods in conflict are different. The contested cars are means of locomotion whereas the main function of the goods in Class 25 is to dress the human body and the purpose of the goods in Class 14 is to indicate or measure time. The goods in conflict do not normally have the same producers and are not normally sold through the same channels.
Moreover, they are neither in competition nor are they complementary. So, while it may well be that nowadays car producers also offer merchandising goods such as the earlier goods in Classes 14 and 25 under their marks, this is not the rule and rather applies only to (economically) successful producers. Therefore, the goods at issue are dissimilar
De beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO: geen soortgelijke waren
Dhr. Himmel heeft beroep ingesteld tegen deze beslissing van het EUIPO. De kamer van beroep verwerpt dit beroep.
Geoordeeld wordt onder meer:
The contested goods differ in all respects from those covered by the earlier mark. The contested goods (cars) are vehicles, i .e. means of transportation whereas the goods covered by the earlier mark are instruments for measuring time and articles made to cover and protect the body.
These goods thus obviously differ in nature, purpose and method of use.
They are not competing goods since they manifestly satisfy different needs. They are not complementary, either, since, for example, driving a car is not indispensable for someone who has to dress himself or herself or wants to know the time.
Kortom: voertuigen kunnen in geen geval soortgelijk worden geacht aan horloges en kledingstukken. De waren verschillen wat hun aard, bestemming en gebruik en het gaat niet om concurrerende of complementaire waren.
Handelspraktijk
Dhr. Himmel heeft nog (samengevat) betoogd dat het een handelspraktijk is dat autofabrikanten het gebruik van hun merk uitbreiden naar waren zoals kledingstukken en horloges. Omdat het publiek daarmee bekend zou zijn, zou het alsnog gaan om soortgelijke producten, aldus dhr. Himmel.
De kamer van beroep gaat hier niet in mee en oordeelt dat dhr. Himmel een nieuw criterium van soortgelijkheid in de plaats tracht te stellen van de in de rechtspraak vastgestelde criteria.
De beslissing van het Gerecht
Volgens dhr. Himmel heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat de conflicterende waren niet soortgelijk zijn. De kamer zou geen rekening hebben gehouden met alle factoren die relevant zijn en zou niet zijn ingegaan op alle relevante argumenten die waren aangevoerd. De zaak wordt daarom voorgelegd aan het Gerecht.
Het uitgangspunt
Het Gerecht stelt voorop dat er pas sprake is van verwarringsgevaar (zoals vereist is voor een succesvolle oppositie) indien de conflicterende merken gelijk zijn of overeenstemmen en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk zijn. Dit zijn cumulatieve voorwaarden.
Het arrest Canon/Cannon
Eerder al noemde ik het arrest Canon/Cannon. Het Gerecht refereert aan dit arrest en herhaalt dat alle relevante factoren relevant zijn, waaronder de aard, de bestemming en gebruikt, en het concurrerend dan wel complementaire karakter.
Ook andere factoren kunnen in aanmerking worden genomen, zoals:
- de distributiekanalen van de betrokken waren of diensten;
- de omstandigheid dat de waren/diensten vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten worden verkocht (wat ertoe bijdraagt dat de consument nauwe verbanden tussen deze waren/diensten ziet en de indruk versterkt dat de productie of levering in handen is van dezelfde onderneming);
- de gebruikelijke herkomst van de waren;
- de omstandigheid dat de waren vaak worden aangeprezen in dezelfde gespecialiseerde tijdschriften.
Deze lijst is niet uitputtend, aldus het Gerecht.
Onjuiste rechtsopvatting van de kamer van beroep
Het Gerecht concludeert dat het bestaan van een bepaalde handelspraktijk (zoals dhr. Himmel betoogt) een relevant criterium kan vormen voor het onderzoek van de soortgelijkheid van waren of diensten.
Het is volgens het Gerecht niet uitgesloten dat andere criteria dan die welke de kamer van beroep heeft vermeld, te weten, naast de Canon-criteria, die inzake de distributiekanalen en het gebruik van dezelfde verkooppunten, relevant kunnen zijn bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten in het algemeen, en van de conflicterende waren in het bijzonder.
Kortom: de kamer van beroep heeft ten onrechte principieel uitgesloten dat het criterium inzake de handelspraktijk relevant kan zijn.
Omdat de kamer van beroep door deze fout niet concreet heeft onderzocht wat de relevantie en vervolgens de impact van dit criterium is bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de conflicterende waren, kan het Gerecht zich niet zelf uitspreken over deze kwestie.
Ontoereikend gemotiveerd
Daarnaast is nog relevant dat dhr. Himmel voor de kamer van beroep heeft betoogd dat ook de volgende criteria relevant zijn:
- de gebruikelijke herkomst of de identiteit van de producenten;
- de distributiekanalen.
De kamer van beroep heeft deze criteria wel als relevant erkend, maar niet onderzocht.
Volgens het Gerecht heeft de kamer van beroep niet aangegeven waarom deze criteria niet in aanmerking zijn genomen. Daardoor zijn niet alle feiten en rechtsoverwegingen uiteengezet die van wezenlijk belang waren om te oordelen dat de waren niet soortgelijk waren. De beslissing is daarom ontoereikend gemotiveerd.
Conclusie
Al met al wordt de beslissing van de kamer van beroep vernietigd. Of de waren “uurwerken en tijdmeetinstrumenten” en “kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels” soortgelijk (kunnen) zijn aan “voertuigen” is dus nog geen uitgemaakte zaak. Wel staat vast dat de vraag of er sprake is van soortgelijke waren of diensten afhangt van een groot aantal factoren. Een interessant gegeven.
