Door Lawfox | Merkenrecht | 19 mei 2022 | 5 min. leestijd
“Rechtsverwerking” is waarschijnlijk geen term die je dagelijks hoort. Toch kan het je (merken)zaak maken of breken. Hieronder bespreek ik een uitspraak waarin de rechter van de Rechtbank Den Haag oordeelde over rechtsverwerking in een merkengeschil.
Feiten
Eisende partijen zijn P.K. Holdline B.V. en P.K. Benelux B.V. (hierna: “P.K.”). P.K. verkoopt vitamines en voedingssupplementen onder het merk “Lucovitaal”. P.K. heeft verschillende merken in handen, waaronder het woordmerk “LUCOVITAAL” en het volgende beeldmerk:
Gedaagde partij is Vemedia B.V. (hierna: “Vemedia”). Vemedia heeft in 2006 de aandelen in Distributiecare B.V. overgenomen; een B.V. die het beeldmerk met daarin de woorden “LEEF VITAAL” hield (inmiddels is dit teken niet meer als merk geregistreerd). In 2007 is er een nieuw merk geregistreerd, dat er als volgt uit ziet:
Al in 2009 heeft Vemedia een brief ontvangen van P.K. waarin Vemedia wordt verzocht het gebruik van het beeldmerk te staken en de merkregistratie door te halen. Dat werd toen geen rechtszaak.
In 2019 heeft Vemedia een nieuwe productlijn geïntroduceerd. De producten zijn verpakt in doosjes met daarin een potje. Volgens P.K. levert dit gebruik inbreuk en onrechtmatig handelen op. Daarover gaat dit geschil.
De vorderingen van P.K.
P.K. vordert (kort gezegd) dat Vemedia iedere inbreuk op haar merken moet staken, net als iedere inbreuk op haar handelsnaamrechten en ieder onrechtmatig handelen.
De uitspraak
De rechter stelt vast dat er wat betreft het merkenrecht geoordeeld moet worden over twee punten:
- Het gebruik van het Leef vitaal-merk in de nieuwe productlijn;
- De ingevoerde verpakkingen.
Punt 1: het Leef vitaal-merk
Wat betreft punt 1 meent Vemedia dat er sprake is van rechtsverwerking.
Tussenstap: wat is rechtsverwerking?
Rechtsverwerking houdt in dat iemand zijn rechten “heeft verwerkt” (de rechten zijn verspeeld). Rechtsverwerking vormt een speciale toepassing van de werking van de “redelijkheid en billijkheid” (zoals is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek).
Voor Benelux-merken is er een specifiek artikel over rechtsverwerking opgenomen in het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. In artikel 2.30septies staat dat de merkhouder die het gebruik van een later gedeponeerd merk gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd zich in beginsel onder meer niet meer tegen het gebruik (waarmee bedoeld wordt: normaal gebruik) kan verzetten.
Het oordeel van de rechter
De rechter oordeelt dat er in dit geval inderdaad sprake is van rechtsverwerking (overigens zonder wetsartikel te noemen). In dit kader is het volgende relevant:
- Vemedia maakt geen wezenlijk ander gebruik van het merk dan in 2009, toen er geen verder gevolg werd gegeven aan de sommaties.
- Net als in 2009, maakt Vemedia “normaal gebruik” van het merk. De wijzigingen in vormgeving leiden niet tot een ander gebruik van het merk dan in 2009.
- Inmiddels is er een onafgebroken periode van meer dan vijf jaar verstreken sinds P.K. geen gevolg gaf aan de eerdere sommaties.
- Een beroep op de billijkheidscorrectie door P.K. kan niet enkel worden gebaseerd op de stelling dat P.K. de mogelijkheid wordt ontnomen om zich te verzetten tegen de nieuwe productlijn.
Punt 2: de verpakkingen
Vervolgens komt aan de orde of de verpakkingen van Vemedia inbreuk maken op de volgende twee merken van P.K.:
De verpakkingen zien er als volgt uit:
De rechter oordeelt dat de verpakkingen geen inbreuk maken op de merken van Vemedia. De verpakkingen zullen een andere totaalindruk maken bij het relevante publiek (wat de rechter uitlegt aan de hand van concrete verschillen), en daarom is er geen sprake van verwarringsgevaar. Daarbij is nog van belang dat de merken volgens de rechter allebei beperkt onderscheidend vermogen hebben. Een door P.K. uitgevoerd marktonderzoek kan haar niet baten.
Geen handelsnaaminbreuk
Volgens de rechter is er ook geen sprake van inbreuk op handelsnaamrechten. Als er al vanuit wordt gegaan dat P.K. “LUCOVITAAL” als handelsnaam gebruikt en dat Vemedia “LEEF VITAAL” als handelsnaam gebruikt, dan bestaat er voldoende afstand tussen beide tekens. Met name omdat “LUCO” een woord is van twee lettergrepen dat vastzit aan “VITAAL” en “LEEF” een apart woord is van één lettergreep dat bijdraagt aan de beschrijving van het beoogde effect van de producten (net als “VITAAL”). Beide woorden klinken anders en het gebruik van de woorden “vitaal” of “vitale” komt veel voor in de branche.
Geen onrechtmatige concurrentie en oneerlijke handelspraktijken
Tot slot is er ook geen sprake van onrechtmatige concurrentie en oneerlijke handelspraktijken. Volgens P.K. beconcurreert Vemedia haar op onrechtmatige wijze omdat zij profiteert van het door P.K. opgebouwde bedrijfsdebiet en maakt zij zich schuldig aan oneerlijke handelspraktijken door o.a. bewust verwarring te creëren. De rechter gaat daar niet in mee.
Conclusie
Al met al worden de vorderingen afgewezen en dient P.K. de proceskosten van Vemedia – ruim 18.000 euro – te vergoeden.
Een beroep op rechtsverwerking zie ik niet vaak voorbij komen, maar het kan je zaak dus maken of breken. Zeker iets om alert op te zijn dus.
