Door Lawfox | Merkenrecht | 29 juli 2022 | 7 min. leestijd
We zitten in een nieuwe fase van het internet: de metaverse. Een permanente virtuele ruimte in het online domein, waarbinnen een realtime–wereld wordt nagebootst. Het nu nog tweedimensionale (platte) internet verandert daardoor in een driedimensionale (ruimtelijke) vorm. De metaverse is toegankelijk voor iedereen. Gebruikers kunnen hier onder andere activiteiten ontplooien, geld verdienen, virtuele goederen kopen of verkopen en eigendom bezitten.
In deze context mag NFT-technologie – als manier om waarde te creëren binnen het digitale domein – niet onbenoemd blijven. Een Non-Fungible Token (NFT) is een uniek en onvervangbaar eigendomscertificaat, waarmee het eigendom op bijvoorbeeld een digitaal object bewezen kan worden. Blockchain-technologie wordt gebruikt om het digitale eigendom vast te leggen en authenticiteit te valideren. NFT’s dragen bij aan economische activiteit binnen de metaverse, doordat het eigenaarschap garandeert en een digitaal object tot een uniek exemplaar maakt. Het systeem van vraag en aanbod zal vervolgens waarde kunnen toevoegen.
Vooralsnog is de metaverse met name een idee, concept, denkrichting, toekomstbeeld, waarvan het technisch fundament op dit moment gelegd wordt. Analisten geloven dat de metaverse een nieuwe business sector wordt, zoals applicaties voor smartphones dat enkele jaren geleden ook werd. Toch is met de ontwikkeling van de metaverse-infrastructuur en de komst van virtuele goederen en NFT’s een eindeloze discussie opgelaaid naar de relevantie ervan ten aanzien van onze werkelijke, tastbare wereld. Is het meer dan een hype of zal het als een zeepbel uiteenspatten?
Merkenrecht in de metaverse
De metaverse en NFT’s zijn enkele nieuwe toepassingen en kenmerkend voor Web3. [1] Web3-technologie maakt grote stappen voorwaarts en creëert een scala aan nieuwe zakelijke kansen. Daarmee komt de vraag op hoe intellectuele eigendomsrechten, zoals merkrechten, in deze nieuwe wereld beschermd kunnen worden. De ‘notice-and-takedown‘-procedure speelt een belangrijke rol bij de aanpak van inbreukmakende handelingen, maar een merkhouder kan een aanval op zijn merkimago mogelijk ook afwenden dan wel voorkomen door de instrumenten van het merkenrecht te benutten. Met een merk kan immers opgetreden worden tegen het gebruik van identieke of overeenstemmende tekens voor de waren en/of diensten waarvoor het merk is ingeschreven (beschermingsomvang). Het is dus raadzaam om een merk in te schrijven voor relevante én te verwachten (toekomstige) waren- en/of dienstenklassen. [2]
Merkinbreuk in de metaverse is een groeiend fenomeen en treft ook merken die hier nog niet aanwezig zijn. Steeds meer merkhouders overwegen daarom (ook) digitalisering van hun merk(en). Door merkbescherming voor virtuele goederen en/of diensten te verkrijgen, kan het merkgebruik in virtuele omgevingen mogelijk beheerst worden en opgetreden worden tegen derden die het merk of vergelijkbare tekens gebruiken in de metaverse of met betrekking tot virtuele goederen of NFT’s. Om het merk te kunnen beschermen tegen inbreukmakende handelingen binnen het virtuele domein, moet de merkbescherming dus ook het imago van het merk binnen deze nieuwe media omvatten.
Enkele wereldberoemde merken hebben reeds kenbaar gemaakt de metaverse te omarmen, evenals (toekomstig) gebruik van hun iconische handelsmerken daarbinnen. Zo heeft Nike verscheidene aanvragen ingediend voor haar merknaam, Swoosh-logo, “JUST DO IT”-slogan en Jordan-merken voor onder andere virtuele kleding en schoenen. [3] McDonald’s richtte haar aanvraag op virtueel eten. Ook Adidas, Louis Vuitton en Gucci hebben recentelijk registratie aanvragen ingediend voor merkgebruik in virtuele zin. Vooralsnog was het de vraag hoe merkenbureaus dergelijke aanvragen zouden gaan behandelen.
EUIPO
Het European Union Intellectual Property Office (EUIPO), dat verantwoordelijk is voor EU-merkregistraties, heeft intussen besloten dat NFT’s en de metaverse “realiteiten” zijn om rekening mee te houden. Het EUIPO ontvangt steeds meer aanvragen voor merk- en modelbescherming van virtuele goederen en NFT’s. Dit heeft het EUIPO ertoe bewogen haar aanpak uit een te zetten in conceptrichtlijnen voor 2023. [4]
Op 11 juli 2022 heeft het EUIPO de eerste richtsnoeren vrijgegeven voor classificaties met betrekking tot de metaverse, virtuele goederen en NFT’s:
- De 12e editie van de Nice-classificatie gaat de term “downloadbare digitale bestanden geauthenticeerd door non-fungible tokens” in klasse 9 bevatten.
- NFT’s vallen onder klasse 9 en worden behandeld als “unieke digitale certificaten die zijn geregistreerd in een blockchain, die digitale items authenticeren, maar verschillen van die digitale items”.
- Voor het EUIPO is de term “non-fungible token” als zodanig niet aanvaardbaar voor registratiedoeleinden. Het digitale item dat door de NFT wordt geauthenticeerd, moet worden gespecificeerd.
- Virtuele goederen zijn ook eigen aan klasse 9, omdat ze worden behandeld als digitale inhoud of afbeeldingen. Het is noodzakelijk om de inhoud waarop de virtuele goederen betrekking hebben nader te specificeren (bijv. downloadbare virtuele producten, d.w.z. virtuele kleding).
- Diensten met betrekking tot virtuele goederen en NFT’s zullen worden geclassificeerd in overeenstemming met de vastgestelde beginselen voor diensten.
NFT-definitie
In deze gastbijdrage op The IPKat worden enkele interessante tekortkomingen op de NFT-definitie van het EUIPO genoemd. Het EUIPO beschrijft NFT’s als “certificaten geregistreerd in een blockchain“. Een NFT is in de eerste plaats echter een “token” dat verhandelbaar of overdraagbaar is binnen een blockchain-systeem of virtuele marktplaats. De voorgestelde definitie is gericht op het concept van “certificaat” en suggereert ten onrechte dat NFT’s alleen schriftelijk kunnen zijn.
Verschillende rechtbanken hebben NFT’s als juridisch “eigendom” aangemerkt. Als juridisch eigendom wordt beschouwd het token dat is gegenereerd via het slimme contract, niet het digitale bestand dat eraan gekoppeld is. De NFT-definitie van het EUIPO ziet op certificaten “die digitale items authenticeren“. Dit impliceert dat de NFT een (ondergeschikte) aanvulling is op het digitale bestand dat authenticeert. Dit staat haaks op de opvatting van NFT als eigendom.
De EUIPO-richtlijn lijkt vooral geïnspireerd op de eerste toepassing van NFT: de creatie van digitale kunst verwerkt in een NFT. Het spectrum van mogelijke toepassingen is echter breder. Naast digitale items – denk aan afbeeldingen, virtuele objecten, muziekbestanden, tweets, etc. – kunnen aan NFT’s (ook) rechten of nutsvoorzieningen verbonden zijn. Het geauthenticeerde digitale bestand is “marginaal” als de waarde van de NFT besloten ligt in het daaraan verbonden recht, bijvoorbeeld een lidmaatschap of deelname aan een evenement.
Warenklasse 9
De richtlijn lijkt erop te wijzen dat NFT’s voornamelijk, zo niet uitsluitend, in klasse 9 zullen worden opgenomen als “downloadbare digitale bestanden die zijn geauthenticeerd door non-fungible tokens“. De classificatie van NFT’s waaraan een recht of nutsvoorziening is verbonden, zou daardoor in de praktijk een beperkte relevantie hebben. Gezien de complexiteit van NFT’s zou de classificatie niet beperkt moeten blijven tot klasse 9.
Uitbreiding definitie?
Aan de complexiteit van de symbolische economie waarvan NFT’s een fundamentele pijler zijn, wordt door het EUIPO voorbijgegaan. Het EUIPO zou haar NFT-definitie kunnen laten aansluiten bij de voorgestelde definitie voor crypto-activa van de EU Markets in Crypto Asset Regulation (MiCA), [5] die mogelijk op zowel fungible als non-fungible tokens van toepassing zal worden. [6] Door elementen van de token te specificeren, kan de definitie verruimd worden en wordt meer rekening gehouden met de veelzijdigheid van NFT’s:
- een digitale weergave van een waarde en/of een verbonden recht of voorziening;
- in de vorm een munt, een token of een ander digitaal medium;
- dat elektronisch kan worden overgedragen en/of opgeslagen.
Conclusie
Er liggen nieuwe kansen voor merken in de metaverse. Behoefte aan merkbescherming daarbinnen is derhalve evident. Merkregistratie dan wel uitbreiding van merkbescherming binnen Web3 vormt daarbij een fundamentele stap. Het EUIPO neemt nu het voortouw in deze complexe wereld door te verduidelijken hoe zij merkaanvragen ten aanzien van de metaverse, digitale goederen en NFT’s gaat behandelen. De definitieve Richtlijn van 2023 zal mogelijk nog aanpassingen, zoals bovenstaande, gaan bevatten. Het zijn interessante ontwikkelingen om te volgen.
Bent u op zoek naar advies over uw specifieke omstandigheden? Onze professionals zijn u graag van dienst. Bel of mail vrijblijvend: 013-2077107 / info@lawfox.nl.
Voetnoten:
[1] De term Web3 verwijst naar het gedecentraliseerde karakter van nieuwe ecosystemen die ontstaan op basis van blockchain.
[2] De waren- en dienstenlijst kan op een later moment niet worden uitgebreid. Dit vereist een nieuwe registratieaanvraag.
[3] Ingediend in 2021 bij het U.S. Patent and Trademark Office (USPTO).
[4] Belanghebbenden kunnen tot 3 oktober 2022 reageren op het voorstel. Op 1 januari 2023 treedt de Richtlijn in werking.
[5] Artikel 3 lid 1 sub 2 MiCA.
[6] Of MiCA ook van toepassing zal zijn op NFT’s hangt nog af van de beoordeling van de Europese Commissie of NFT’s onder bestaande crypto-activa-categorieën vallen. Lees ook deze blog van Wouter Dammers over de nieuwe cryptowet MiCA.
