Door Sjors van der Hoeven | Handelsnaamrecht | 20 september 2022 | 9 min. leestijd
Eerder hebben wij geblogd over handhavingsacties bij beschrijvende handelsnamen, waarbij we aan hebben gegeven dat voor het vorderen van een verbod op grond van artikel 5 Handelsnaamwet (hierna: ‘’Hnw’’) – naast verwarringsgevaar – geen bijkomende omstandigheden vereist zijn. In deze blog zoomen we in op het begrip ‘’verwarringsgevaar’’, en hoe dit begrip aan de hand van het Dairy Partners-arrest [1] uitgelegd zou moeten worden.
Artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw)
Art. 5 Hnw luidt als volgt:
‘’Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.’’
Het kernbegrip van art. 5 Hnw is dan ook ‘’verwarringsgevaar’’. De ratio achter art. 5 Hnw is dat de orde in het economische verkeer bewaard moet worden. Om dit te bewerkstelligen moet verwarringsgevaar tussen ondernemingen voorkomen worden. Een verbod zou echter slechts opgelegd moeten worden wanneer verwarringsgevaar tussen twee ondernemingen te duchten is.[2]
Beschrijvende handelsnamen
Binnen het handelsnaamrecht ontbreekt een wettelijke eis dat een handelsnaam onderscheidend vermogen moet hebben, waardoor ook bescherming toekomt aan louter beschrijvende handelsnamen. Dit in tegenstelling tot het merkenrecht waar aan beschrijvende merken geen of nauwelijks bescherming wordt toegekend. De ratio hierachter is dat het verlenen van bescherming aan beschrijvende merken een te verstrekkende monopolie met zich mee zou brengen, hetgeen de rechtmatige belangen van concurrenten schaadt.[3] Binnen het handelsnaamrecht komt aan komt aan beschrijvende handelsnamen dus bescherming toe. Dit gaat echter ten koste van de gerechtvaardigde belangen van concurrenten. Steeds meer rechters onderschrijven dan ook een beperkte(re) bescherming aan beschrijvende handelsnamen.[4]
Hoge Raad 19 februari 2021 (Dairy Partners)
Op 19 februari 2021 heeft de HR beslist dat het enkel bestaan van verwarringsgevaar voldoende is om op grond van art. 5 Hnw een verbod te verlenen.[5] Hiermee maakt de HR een einde aan de in de rechtspraak ontstane alternatieve benadering dat voor een verbod ook bijkomende omstandigheden vereist zouden zijn.[6] Verwarring zou beoordeeld moeten worden vanuit het perspectief van het normaal oplettend publiek, waarbij alle omstandigheden van het geval in acht moeten worden genomen, waaronder ook of een handelsnaam beschrijvend is. Zo zou aan een beschrijvende handelsnaam een beperkte(re) beschermingsomvang moeten worden toegekend dan aan een niet-beschrijvende handelsnaam. Dit strookt met de benadering in het merkenrecht. De HR kent hier een bepaalde vrijhoudingsbehoefte toe aan het handelsnaamrecht. Dit is nodig om recht te doen aan het algemeen belang dat een ieder beschrijvende aanduidingen moet kunnen gebruiken.[7]
A-G Drijber overwoog in zijn conclusie dat het begrip ‘’verwarringsgevaar’’ normatief zou moeten worden ingevuld.[8] Alhoewel de HR de conclusie van A-G Drijber in grote lijnen volgde, heeft zij niet met zoveel woorden gezegd dat het verwarringsgevaar inderdaad normatief zou moeten worden benaderd. Wel oordeelde de HR dat het publiek gewend is aan het gebruik van beschrijvende handelsnamen en dat zij minder snel in verwarring raakt wanneer meer (bijna) dezelfde handelsnamen aan het economisch verkeer deelnemen. Een kleine afwijking in handelsnamen zou dan ook door het publiek worden doorzien.[9]
De HR beschrijft daarbij hoe handelsnamen door het normale publiek worden opgevat: met normale oplettendheid. Evenals in het merkenrecht gaat het om een publieksperceptie die niet per se aansluit bij de realiteit. Met andere woorden: ook al is sprake van feitelijke verwarring (bijvoorbeeld het sturen van een e-mail naar de verkeerde onderneming), dan wil dit niet zeggen dat verwarringsgevaar bij het publiek te duchten is. De vraag is dan ook steeds of het reëel is dat het publiek in verwarring raakt en, als dat zo is, of de vrijhoudingsbehoefte in de weg staat aan een verbod.[10] Dit komt neer op een normatieve invulling van het begrip ‘’verwarringsgevaar’’, hetgeen tegenover de klassieke benadering van het handelsnaamrecht staat, waarbij men juist uitging van een feitelijke benadering van het verwarringsgevaar.[11]
Verwarringsgevaar
Het uitgangspunt van art. 5 Hnw is dat feitelijke verwarring zich niet voor hoeft te doen. Voldoende is dat verwarringsgevaar te duchten valt. Echter, de enkele omstandigheid dat het publiek de aanwezigheid van een nieuwe handelsnaam opmerkt die overeenstemt met een oudere handelsnaam is onvoldoende om verwarringsgevaar aan te nemen. Wanneer het publiek het verschil tussen de identiteit van de ondernemingen eenvoudig kan doorzien dan is rechterlijk ingrijpen niet gewenst. Steeds zal moeten worden afgewogen of het verwarringsgevaar voldoende is voor het verlenen van een verbod op grond van art. 5 Hnw.[12]
De HR heeft in 1969 beslist dat niet elke foutieve adressering van poststukken direct kwalificeert als verwarring in de zin van art. 5 Hnw.[13] Deze lijn zou doorgetrokken kunnen worden naar e-mails en telefoontjes. Dus het is niet het verwarringsgevaar waartegen art. 5 Hnw beoogt te beschermen. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag besliste dat het niet gaat om verwarring tussen de handelsnamen zelf.[14] Verwarring impliceert ‘’een werkelijke of reële verstoring van de markt door de aanwezigheid van twee ondernemingen met vergelijkbare handelsnamen.’’ Het relevante publiek moet geloven dat de ondernemingen iets met elkaar van doen hebben. De dreiging moet bestaan dat het publiek een overeenkomst aangaat met de andere onderneming, omdat het publiek meent dat de ondernemingen commercieel verbonden zijn.[15] Het Hof Amsterdam oordeelde dat ‘’op sociale media en andere online activiteiten kunnen vanwege gelijkenis in namen al snel door onoplettendheid vergissingen voordoen. Dat deze vergissingen kunnen ontstaan betekent niet dat verwarring te duchten valt of dat normaal publiek een economische band aanneemt.’’[16]
Discrepantie in rechtspraak na Dairy Partners-arrest
In de lagere rechtspraak is te zien dat geen eenduidigheid bestaat over het arrest van de HR. Zo bestaat nogal wat discrepantie tussen uitspraken van lagere rechters, waarbij niet altijd rekenschap wordt gegeven aan de beperkte(re) beschermingsomvang voor beschrijvende handelsnamen. Ook wordt zo nu en dan beslist dat feitelijke verwarring voldoende is om een verbod op grond van art. 5 Hnw aan te nemen. Dit strookt echter niet met het Dairy Partners-arrest.[17]
Zo oordeelde de rechtbank Limburg dat de beschermingsomvang van louter beschrijvende handelsnamen weliswaar beperkter is, maar dat de handelsnaam ‘’Teamleiders.nu’’ niet beschrijvend is. De vrijhoudingsbehoefte was derhalve niet aan de orde, waardoor een verstuurde e-mail aan de verkeerde partij (feitelijke verwarring) als voldoende voor een verbod op grond van art. 5 Hnw aangenomen werd.[18] De rechtbank Oost-Brabant besliste dat ‘’Stichting Kanker.nl’’ weliswaar beschrijvend is, maar dat onderscheidend vermogen geen vereiste is binnen het handelsnaamrecht, waardoor er enkel naar verwarring zou moeten worden gekeken. In casu was er sprake van feitelijke verwarring, dus legde de rechtbank op grond van art. 5 Hnw een verbod op.[19]
Beide uitspraken sluiten niet aan bij het Dairy Partners-arrest van de HR, doordat enkel het bestaan van feitelijke verwarring als voldoende voor een verbod wordt aangenomen. Toch wordt het Dairy Partners-arrest ook op de juiste wijze toegepast.
Zo besliste de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag dat de handelsnaam ‘’Budgetverhuisservice’’ beschrijvend is. Ook was er sprake van feitelijke verwarring. Een bijkomende omstandigheid was dat concurrent ‘’Snellebudgetverhuisservice’’ ook de algemene voorwaarden en teksten van Budgetverhuisservice had overgenomen. De voorzieningenrechter oordeelde dat deze omstandigheden ertoe moesten leiden dat verwarring bij het publiek te duchten was, waardoor een verbod op grond van art. 5 Hnw gerechtvaardigd was.[20] Door de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland werd bepaald dat de handelsnaam ‘’Medisch Centrum Kinderwens’’ louter beschrijvend was en dat aan die handelsnaam dus geen of geringe bescherming toekwam. Dat partijen zich richten op hetzelfde publiek weegt niet op tegen het algemeen belang dat een beschrijvende handelsnaam in beginsel door een ieder moet kunnen worden gebruikt.[21] Ook de rechtbank Rotterdam kwam tot eenzelfde conclusie en oordeelde dat een kleine variatie in handelsnamen al voldoende is om verwarringsgevaar te voorkomen en liet hierbij de feitelijke verwarring buiten beschouwing.[22]
In de drie voornoemde uitspraken is de formulering van het arrest Dairy Partners op de juiste wijze toegepast door niet (enkel) naar feitelijke verwarring te kijken, maar ook naar de beperkte(re) beschermingsomvang die aan beschrijvende handelsnamen toekomt, en het algemeen belang om beschrijvende aanduidingen te moeten kunnen gebruiken (de vrijhoudingsbehoefte).
Conclusie
Alhoewel de HR het niet expliciet benoemd heeft, zou het begrip ‘’verwarringsgevaar’’ normatief ingevuld moeten worden. De rechter krijgt hiermee veel beoordelingsvrijheid en moet voor een verbod op grond van art. 5 Hnw rekening houden met alle omstandigheden van het geval, waaronder het beschrijvende karakter van een handelsnaam. Uit het Dairy Partners-arrest blijkt dat enkel feitelijke verwarring niet direct tot een verbod zou moeten leiden. Een verbod is een ingrijpend middel dat voorbehouden moet worden voor situaties van reële verwarring en botsing in economisch verkeer, en dat van zodanig gewicht is dat naam in handelsverkeer niet geduld kan worden.
Een beschrijvende handelsnaam zou dus een beperkte(re) beschermingsomvang moet genieten dan een niet-beschrijvende handelsnaam. Als toch voor een beschrijvende handelsnaam wordt gekozen, dan kan worden overwogen om ook een beeldmerk te deponeren, zodat het logo (beeld) in elk geval wel bescherming toekomt. Daarbij merken we op dat beschrijvende woorden niet als woordmerk kunnen worden beschermd; alleen een logo (beeldmerk) – dus inclusief (opvallende) grafische elementen – kan mogelijk als merk worden gedeponeerd.
Meer weten over de bescherming of handhaving van handelsnamen of het deponeren van een merk? Onze professionals zijn u graag van dienst. Bel of mail vrijblijvend: 013-2077107 / info@lawfox.nl.
Voetnoten/bronnen
[1] HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (Dairy Partners).
[2] R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, ‘Normatief verwarringsgevaar in het handelsnaamrecht’, BIE 2021, p. 278.
[3] R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, ‘Normatief verwarringsgevaar in het handelsnaamrecht’, BIE 2021, p. 279.
[4] R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, ‘Normatief verwarringsgevaar in het handelsnaamrecht’, BIE 2021, p. 280.
[5] HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (Dairy Partners).
[6] Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, BIE 2017-6, nr. 28, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (Parfums winkel).
[7] HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (Dairy Partners).
[8] Concl. van 4 december 2020, ECLI:NL:PHR:2020:1215.
[9] HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (Dairy Partners).
[10] HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (Dairy Partners).
[11] G.M. Greup, De Handelsnaamwet, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1931, p. 46.
[12] R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, De Handelsnaamwet onder de loep (diss. EUR 2020), Amsterdam: deLex 2020, p. 205; Rb. Amsterdam (vzr.) 11 april 1991, ECLI:NL:RBAMS:1991:AM1642, BIE 1992, 31, m.nt. Boekman (Eurocamp/Eurosites).
[13] HR 9 juni 1967, BIE 1967, 85 (Saba).
[14] Rb. Den Haag (vzr.) 3 augustus 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:9310 (Stijl en Traditie/Stijl Uitvaartpartners).
[15] HR 24 september 1928, ECLI:NL:HR:1928:373 (Nuss).
[16] Hof Amsterdam 16 maart 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:760; IEF 19912 (Bluefield), r.o. 3.5.14.
[17] R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, ‘Normatief verwarringsgevaar in het handelsnaamrecht’, BIE 2021, p. 280.
[18] Rb. Limburg (vzr.) 23 juli 2021, IEF 20118 (Teamleiders.nu).
[19] Rb. Oost-Brabant (vzr.) 20 juli 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:3957; IEF 20114 (Stichting Kanker).
[20] Rb. Den Haag (vzr.) 24 september 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:10446; IEF 20210 (Budget Verhuisservice/ Snelle Budget Verhuisservice).
[21] Rb. Noord-Holland (vzr.) 16 juni 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:4846; IEF 20029 (Medisch Centrum Kinder wens/Centrum voor Kinderwens).
[22] Rb. Rotterdam 8 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2051 (VR Arcade).
