Door Sjors van der Hoeven | Merkenrecht | 1 maart 2024 | 7 min. leestijd
Het zal je maar gebeuren: je hebt een merk geregistreerd en vervolgens ontvang je bericht van iemand anders die stelt dat sprake is van een depot te kwader trouw. Deze partij zegt dat hij het teken waarvoor jij een merk hebt verkregen al sinds lange tijd gebruikt voor vergelijkbare waren en diensten als waarvoor jij het merk hebt verkregen. Jij had het merk daarom niet mogen deponeren, omdat je had moeten weten dat die ander al bekend was onder het teken. Je krijgt een termijn om het merk vrijwillig over te dragen aan de derde, anders zal hij een nietigheidsprocedure starten. Wat nu?
Depot te kwader trouw
De primaire functie van een merk is de herkomstfunctie. Je deponeert een merk om het in het handelsverkeer te gebruiken ter onderscheiding van de waren en diensten waarvoor je het merk hebt aangevraagd. In de Benelux en de EU kennen we een attributief stelsel: je verkrijgt alleen een merkrecht door registratie van een teken als merk. Het enkele gebruik van een teken als merk levert geen merkrecht op.
Uit de wet blijkt dat een merk nietig kan worden verklaard als de aanvraag om inschrijving ervan ‘te kwader trouw’ is ingediend. De wet bevat geen definitie van ‘kwader trouw’. Uit rechtspraak van het Europese Hof van Justitie blijkt dat van kwade trouw sprake is als blijkt dat de houder van het merk de aanvraag tot inschrijving niet heeft ingediend om op eerlijke wijze deel te nemen aan het handelsverkeer, maar met het oogmerk om afbreuk te doen aan de belangen van derden. Iemand die te kwader trouw handelt, heeft dus een oneerlijk oogmerk. Hij wil bijvoorbeeld een concurrent ‘dwarszitten’. Het oogmerk van de aanvrager van een merk is een subjectief gegeven. Dit dient aan de hand van objectieve omstandigheden van het geval te worden vastgesteld. Alle relevante omstandigheden spelen een rol zoals:
- wist of behoorde de aanvrager van het merk te weten dat een derde partij een gelijk of overeenstemmend teken gebruikte voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarringsgevaar kan ontstaan met het merk?
- had de aanvrager het oogmerk om een derde te beletten om het teken te gebruiken?
- wat is de omvang van de rechtsbescherming van het merk en het teken?
Andere omstandigheden die een rol spelen zijn: het bestaan van een (pre- of post) contractuele relatie tussen de betrokken partijen en de chronologische volgorde van de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden voorafgaand aan het merkdepot.
Deze omstandigheden moeten worden beoordeeld op het tijdstip van het merkdepot. De partij die zich beroept op kwade trouw, zal moeten bewijzen dat hiervan sprake was.
Bekendheid
De merkhouder uit de inleiding bij deze post werd aangesproken door een voorgebruiker. Deze partij stelt dat hij het betrokken teken al gebruikte en dat de merkhouder daarvan op de hoogte was.
‘Weten of behoren te weten’ dat een ander al onder het betrokken teken actief was in de markt, is één van de omstandigheden die relevant zijn bij de beoordeling of een merk te kwader trouw is gedeponeerd.
Of iemand wist van het gebruik van het teken door een derde, zal aan de hand van de feiten moeten worden vastgesteld. Bekendheid zou bijvoorbeeld kunnen worden afgeleid uit e-mailcorrespondentie van de aanvrager van het merk voorafgaand of ten tijde van het merkdepot.
Bekendheid kan ook aan de orde zijn als de aanvrager ‘behoorde te weten’ dat de derde het teken al gebruikte. Daarvan kan sprake zijn als het gebruik van het teken van de derde ten tijde van het merkdepot algemeen bekend was in de betrokken economische sector. De duur van het gebruik speelt hierbij een rol. Hoe langer en intensiever de derde het teken gebruikte, hoe waarschijnlijker het is dat de deposant van dit gebruik op de hoogte behoorde te zijn. ‘Voorgebruik’ op slechts beperkte schaal kan betekenen dat de aanvrager van het merk niet op de hoogte hoefde te zijn van het gebruik van het teken.
Als de merkhouder op het moment van het merkdepot bekend was met het voorgebruik van de derde, is dat op zichzelf niet voldoende voor kwade trouw. Doorslaggevend is immers of de merkhouder een oneerlijk oogmerk had met het deponeren van het merk.
Depot te kwader trouw in de praktijk
Hieronder twee voorbeelden uit de praktijk waarin (vermeende) bekendheid met voorgebruik een rol speelde bij de beoordeling van kwader trouw.
BOIP: het merk POAH!
In een doorhalingsbeslissing van 27 november 2023 moest het BOIP beslissen of het merk POAH! te kwader trouw was gedeponeerd. De verzoeker stelde dat hij de kreet POAH! in het leven had geroepen en bekend had gemaakt. Hij had, tijdens het presenteren van een weerbericht, naar twee voorbijrijdende trekkers van het merk John Deere geroepen ‘POAH! DAS MIEN MERK’. Het fragment uit het weerbericht ging vervolgens viraal en was vaak bekeken op YouTube. De merkhouder moest daarom bekend zijn geweest met de kreet en heeft het merk daarom te kwader trouw gedeponeerd. De merkhouder stelde onder meer dat de kreet ‘POAH!’ in de Achterhoek dialect is voor ‘wat mooi’. Deze kreet gebruikte men daar al jaren.
Het BOIP kwam tot de conclusie dat geen sprake was van kwader trouw. De verzoeker had niet aangetoond dat de verweerder ten tijde van het merkdepot op de hoogte was van het gebruik van de kreet POAH!, dan wel dat hij dat had moeten zijn. Hierbij was relevant dat gebruik van een teken tijdens een media-optreden geen gebruik van een teken voor waren of diensten oplevert. De verzoeker had voorafgaand het merkdepot wel klompen en t-shirts verhandeld met daarop de kreet POAH!, maar deze waren zijn niet gelijk aan of overeenstemmend met de waren waarvoor het merk was gedeponeerd (o.a. drukwerken en trainingen). De webshop van verzoeker was bovendien pas gestart na het merkdepot. Ook had de verzoeker het teken POAH! volgens het BOIP niet bedacht; de kreet was immers al bekend in het dialect van de Achterhoek. Van een oneerlijke houding van de merkhouder was geen sprake.
Rechtbank Den Haag: het merk AKARI
In een zaak bij de rechtbank Den Haag stelde de voorgebruiker van het teken AKAYA dat de houder van het merk AKARI bekend moest zijn met het door haar gebruikte teken. Dit teken zou namelijk plaatselijk een zeer grote bekendheid genieten. De rechtbank ging daar niet in mee, omdat de voorgebruiker deze stelling onvoldoende had onderbouwd. Zelfs als het teken algemeen bekend zou zijn, zou geen sprake zijn van kwader trouw, aldus de rechtbank. Het geregistreerde merk was namelijk ontwikkeld door een zustervennootschap van de merkhouder in Australië. Nadat het merk in Australië succesvol bleek, is het ook in de EU uitgerold en gedeponeerd als merk. De merkhouder had daarom een legitiem belang bij het merk en bood daarnaast ook daadwerkelijk producten aan onder het merk. Van een oneerlijk oogmerk was dan ook geen sprake, zo oordeelde de rechtbank.
Tot slot
Het enkele voorgebruik van een teken is niet voldoende voor de conclusie dat een merk te kwader trouw is gedeponeerd. De merkhouder zal bekend moeten zijn met het voorgebruik, althans daarmee bekend behoren te zijn. En ook dan zal van kwade trouw alleen sprake zijn als de derde kan bewijzen dat de aanvrager van het merk een oneerlijk oogmerk had.
Ben je aangesproken door iemand die meent dat jouw merk te kwader trouw is gedeponeerd? Of wil je juist weten wat je kunt doen als je vermoedt dat iemand jouw teken te kwader trouw als merk heeft gedeponeerd? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
