Door Iris van Beers | Merkenrecht | 30 oktober 2025 | 5 min. leestijd
Jarenlang heb je gewerkt aan het opbouwen van jouw merk, en met succes. Het ondernemen gaat goed en er zijn zelfs andere ondernemers die geïnspireerd zijn geraakt door jouw merk en iets vergelijkbaars op de markt brengen. Ach, de inbreuk lijkt beperkt en je richt je liever op de groei van je eigen onderneming. De concurrent aanspreken komt nog wel, nu eerst targets halen. Weken worden maanden, maanden worden jaren. Ineens blijkt dat de eens zo kleine concurrent nu toch een aanzienlijk marktaandeel heeft verkregen, met een teken dat lijkt op jouw merk! Wat nu? Is er nog tijd om op te treden tegen deze inbreuk?
In een recente uitspraak (ECLI:NL:HR:2025:1549) heeft de Hoge Raad bepaald dat stilzitten funest kan zijn voor jouw merk. Als je te lang wacht met handhaven, is er sprake van “rechtsverwerking” en kun je een inbreukmaker niet weerhouden van het gebruik van jouw merkteken – of iets wat daarop lijkt.
Lucovitaal tegen LEEF VITAAL
Het gaat in deze zaak over twee ondernemingen die actief zijn op de markt voor voedingssupplementen en vitamines. Als je als consument op zoek bent naar wat extra weerstand of hulp bij het slapen, zul je de potjes van Lucovitaal ongetwijfeld zijn tegengekomen in het supplementenschap van de lokale drogist. PK is de onderneming achter Lucovitaal en heeft al jaren meerdere ‘Lucovitaal’-merken in haar portefeuille. Vemedia biedt al geruime soortgelijke producten aan, en gebruikt hier het merk ‘LEEF VITAAL’ voor.
In 2019 heeft PK Vemedia aangesproken op het gebruik van het ‘LEEF VITAAL’ teken, omdat dit inbreuk zou maken op haar ‘Lucovitaal’-merken. Vemedia ontkent niet dat de merken op elkaar lijken, maar doet in alle instanties een beroep op rechtsverwerking. PK zou haar rechten verspeeld hebben. Op grond van artikel 2.23quater van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom verliest een merkhouder het recht om zich tegen gebruik van zijn merk te verzetten als hij gedurende vijf achtereenvolgende jaren bewust het gebruik van het jongere, overeenstemmende merk, gedoogd. Vemedia heeft in de procedures gesteld en bewezen dat PK al sinds oktober 2009 op de hoogte was van het gebruik van de ‘LEEF VITAAL’ merken, maar heeft hier met uitzondering van een sommatiebrief uit 2009 die niet werd opgevolgd, al die tijd geen actie tegen ondernomen.
De rechtbank (ECLI:NL:RBDHA:2022:1133) oordeelt dat het beroep van Vemedia op de merkenrechtelijke rechtsverwerking slaagt. Het verweer van PK dat Vemedia het ‘LEEF VITAAL’ anders is gaan gebruiken en dat daardoor de teller weer op 0 gezet zou worden, wordt afgewezen. Nadat PK tegen de uitspraak in hoger beroep was gegaan, oordeelt ook het Hof (ECLI:NL:GHDHA:2023:2673) dat PK te lang heeft stilgezeten. Op grond van de rechtsverwerking heeft PK haar recht om Vemedia het gebruik van het ‘LEEF VITAAL’ teken te ontzeggen, verloren laten gaan. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van PK verworpen, in lijn met wat de advocaat-generaal concludeerde.
Zit niet stil en handhaaf je merk!
Een pijnlijke les voor PK: kennis van gebruik van een conflicterend merk moet gevolgd worden door actie. Als je als merkhouder vijf aaneengesloten jaren stil zit, kun je je niet meer beroepen op jouw merk in een proces tegen een vermeend inbreukmaker. Het is gelukkig niet zo dat jouw hele merk waardeloos wordt als je besluit niet op te treden tegen een specifieke gebruiker van jouw merkteken, de rechtsverwerking geldt wel alleen in de relatie tussen jou als merkhouder en de specifieke wederpartij wie je te lang ongestoord zijn of haar gang hebt laten gaan.
Een merk is een krachtig intellectueel eigendomsrecht op grond waarvan je andere gebruikers van dat teken, of een teken dat er verwarringwekkend veel op lijkt, kunt weerhouden dat teken te gebruiken. Als merkhouder heb jij een monopolie verkregen voor de specifieke combinatie van teken en waren en diensten waar het merk voor staat geregistereerd. Zo’n merkrecht is echter geen passief bezit, je moet actief zijn in het beschermen van jouw monopolie. Dit doe je door in de gaten te houden welke merken er aangevraagd worden in jouw werkgebied, en door in de gaten te houden welke ondernemers er waren of diensten aanbieden die wel heel veel lijken op die van jou. Echter is het niet genoeg om het enkel in de gaten te houden: je moet ook actie ondernemen als blijkt dat er kapers op de kust zijn. Wacht hier niet (te lang) mee, want dan verspeel je je kans om je merk te kunnen handhaven.
Best practices voor merkhouders
- Stel merkbewaking in om op de hoogte te zijn van nieuwe merkaanvragen;
- Struin periodiek het internet af om te onderzoeken of er concurrenten zijn die jouw merkteken gebruiken;
- Spreek inbreukmakers aan op hun gedrag, en eis dat ze stoppen;
- Laat het er niet bij zitten als je een inbreukmaker signaleert: wachten en denken dat het vanzelf overgaat kan desastreuze gevolgen hebben voor jouw handhavingsmogelijkheden;
Wacht niet te lang met handhaven van jouw merk! Neem contact op met Iris van Beers als je vrijblijvend informatie wil ontvangen over de mogelijkheden om een concurrent die jouw merk kopieert te stoppen. Ben jij aangeschreven door een merkhouder, maar gebruik je het teken al heel lang en weet de merkhouder ook al heel lang dat jij het teken gebruikt? We zetten onze expertise graag voor je in om te onderzoeken of een beroep op merkenrechtelijke rechtsverwerking een succesvol verweer kan zijn.
