Door Sjors van der Hoeven | Intellectueel Eigendomsrecht | 27 juni 2022 | 5 min. leestijd
Kunnen eigenaren van EU-merken verwachten dat de bescherming zich uitstrekt tot in de digitale Metaverse?
Merken bevinden zich al in de metaverse (of daarop lijkende omgevingen). In digitale ruimtes zoals “Roblox”, “Fortnite” en “Second Life” is het mogelijk goederen te verkopen en digitale diensten aan te bieden.
Uiteraard hebben verschillende partijen de afgelopen jaren in die ruimtes hun vrijheid van economisch initiatief uitgeoefend en hun goederen en diensten geïdentificeerd met hun merken. Steeds meer andere bedrijven zullen hierin geïnteresseerd zijn.
Bescherming van geregistreerde EU-merken (EUTM) in de Metaverse
De aanwezigheid van merken in die ruimtes roept nieuwe juridische vragen op in het merkenrecht. De vraag die hier aan de orde komt, is of een reeds ingeschreven merk in de Metaverse door het merkenrecht wordt beschermd tegen inschrijving en gebruik door derden van een identiek of gelijksoortig merk.
De Uniemerkenverordening bepaalt dat de houder van een Uniemerk het recht heeft om het gebruik van hetzelfde of een soortgelijk merk alleen te verbieden indien gebruikt voor dezelfde of soortgelijke goederen en diensten. De gelijkenis van waren en diensten is ook een vereiste voor het EUIPO om aanvragen van Uniemerken te weigeren.
De analyse van de gelijkenis tussen goederen en diensten in de Metaverse roept nieuwe vragen op. Je kunt je afvragen of digitale goederen of diensten als vergelijkbaar moeten worden beschouwd met de overeenkomstige niet-digitale goederen en diensten.
Deze kwestie zal niet zo belangrijk zijn met betrekking tot merken met een reputatie (bekende merken), vanwege hun ruime bescherming, die zich ook uitstrekt tot goederen en diensten waarvoor ze niet zijn geregistreerd. De vraag staat echter nog steeds voor de meeste (niet-bekende) merken, die niet een dusdanig ruime beschermingsomvang hebben.
De criteria voor het vergelijken van goederen en diensten in het merkenrecht
Sommige situaties bieden niet veel twijfel. Als een architectenbureau bijvoorbeeld een Uniemerk voor architecturale diensten heeft, kan het de registratie en het gebruik van zijn handelsmerk in de Metaverse, door een derde partij, om digitale ontwerpdiensten voor onroerend goed te identificeren, voorkomen. Zelfs als wordt begrepen dat de ontwerpdiensten van virtuele eigendommen niet zijn opgenomen in de architecturale diensten, zullen het nog steeds ontwerpdiensten zijn die vergelijkbaar zijn met architecturale diensten.
Andere situaties zijn echter minder duidelijk: moeten kledingartikelen, in klasse 25, worden beschouwd als vergelijkbaar met digitale kleding voor metaverse avatars? Moeten kappersdiensten, in klasse 44, worden beschouwd als vergelijkbaar met virtuele kappersdiensten die een entiteit voorstelt te verlenen aan de avatar van een gebruiker van virtuele ruimtes? Moeten restaurantdiensten van klasse 43 worden beschouwd als vergelijkbaar met virtuele restaurantdiensten, waar metaverse avatars “eten”?
Als de vraag betrekking heeft op de vergelijking van waren en diensten, zal het antwoord worden gegeven door de vergelijkingsfactoren die in de Europese rechtspraak zijn vastgesteld.
HvJ Canon
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in de zaak Canon (C-39/97, Canon, 29/09/1998, EU:C:1998:442) geoordeeld dat bij de beoordeling van de overeenstemming van goederen alle relevante factoren met betrekking tot er moet rekening worden gehouden met de goederen zelf, met inbegrip van onder meer hun aard, hun beoogde doel, hun gebruikswijze en of ze met elkaar concurreren of complementair zijn (punt 23).
De factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het vergelijken van goederen en diensten zijn, onder meer: aard, bestemming, gebruikswijze, complementariteit en concurrentie. Bijkomende factoren kunnen distributiekanalen, relevant publiek en de gebruikelijke herkomst van de goederen/diensten zijn.
Wat de aard van de goederen en diensten betreft, zal het duidelijk zijn dat digitale goederen niet dezelfde aard hebben als de overeenkomstige niet-digitale goederen. Digitale kleding is software. Digitale kappersdiensten voor avatars zullen ook downloadbare software (klasse 9) of software as a service (42) of zelfs ontwerpdiensten (42) zijn. De restaurantdiensten voor avatars zijn ook downloadbare software (klasse 9) of software as a service (42) of zelfs amusementsdiensten (41).
Het toepassen van de beoogde doelfactor gebeurt door te kijken naar het doel van de goederen en diensten. Door deze factor toe te passen, moeten digitale goederen en diensten ook als verschillend worden beschouwd van de overeenkomstige niet-digitale. Hetzelfde gebeurt met de toepassing van de factor van de gebruiksmethode, aangezien het gebruik van goederen en diensten in vergelijking verschillend is.
Er is ook geen complementariteit of concurrentie, en de distributiekanalen en de gebruikelijke oorsprong zijn verschillend. Met betrekking tot het relevante publiek moet worden bedacht dat hoewel de eindgebruiker van de metaverse goederen en diensten uiteindelijk als de avatar kan worden beschouwd, het relevante publiek de algemene consument is, de metaverse gebruikers. Hoewel de algemene consument hetzelfde kan zijn voor de goederen en diensten die worden vergeleken, is dit niet voldoende om te concluderen dat er overeenstemming is.
Voorlopige conclusie
Er kan conform bovenstaand denkstramien worden geconcludeerd dat, door toepassing van de merkenrechtelijke vergelijkingsfactoren van goederen en diensten, de goederen en diensten die in de Metaverse op de markt worden gebracht en geleverd, in principe moeten worden beschouwd als verschillend van de overeenkomstige niet-digitale goederen en diensten.
Voor zover de bovengenoemde vergelijkingsfactoren echter niet uitputtend zijn, kunnen in de toekomst andere factoren worden toegepast die meer geschikt zijn voor deze nieuwe realiteit. Het is niet ondenkbaar dat het Hof van Justitie een zodanige redenering ontwikkelt, dat digitale equivalenten, afgeleiden, of representaties van fysieke waren of diensten, in het kader van het merkenrecht gelijk worden gesteld met fysieke waren en diensten.
Better safe than sorry
Als de eigenaar van een Uniemerk echter van plan is zijn handelsmerk in de Metaverse te beschermen en te gebruiken, is het raadzaam om registratie voor de overeenkomstige waren en diensten te verkrijgen.
Hulp nodig bij merkregistraties en/of vragen over de Metaverse? Bel of mail vrijblijvend: 013-2077107 / info@lawfox.nl .
