Door Lawfox | Merkenrecht | 21 april 2023 | 7 min. leestijd
Een merkrecht wordt verkregen door registratie. Bescherming kan worden verkregen in diverse landen of gebieden. De deposant bepaalt waar hij precies een merkrecht wenst te verkrijgen. In die landen of gebieden kan hij zijn merk deponeren. Internationale bescherming voor een merk kan op verschillende manieren worden verkregen. Welk territoir het meest geschikt is, hangt af van verschillende omstandigheden, zoals de landen of gebieden waar het merk daadwerkelijk zal worden gebruikt, het bestaan van eventuele oudere vergelijkbare merken of (plaatselijke) rechten van derden en het lokale recht van het land of gebied waar het merk wordt gedeponeerd.
Diverse soorten merken
Er zijn verschillende soorten merken. Kijken we naar het gebied waarvoor merkenrechtelijke bescherming kan worden verkregen, dan kan een onderscheid worden gemaakt tussen een nationaal merk, een Uniemerk en een internationaal merk(depot).
Beneluxmerk
Voor bescherming alleen in Nederland, kan een Beneluxmerk worden aangevraagd waarmee bescherming wordt verkregen in België, Nederland en Luxemburg (verkrijging van een nationaal merk voor alleen Nederland is niet mogelijk). Beneluxmerken worden aangevraagd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (‘BOIP’).
Uniemerk
Indien de toekomstige merkhouder bescherming buiten de Benelux wenst te verkrijgen, kan hij ervoor kiezen om een Uniemerk te deponeren. Een Uniemerk biedt bescherming in de gehele Europese Unie. Uniemerken worden aangevraagd bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (‘EUIPO’).
Internationaal merk
Wil de toekomstige merkhouder ook in landen buiten de Europese Unie bescherming verkrijgen voor zijn merk, dan bestaat de mogelijkheid om ofwel per land waarin bescherming wordt gezocht een nationaal merk te deponeren, ofwel om via de World Intellectual Property Organization (‘WIPO’) een internationale merkaanvraag in te dienen waarin verschillende landen worden aangewezen waarvoor bescherming wordt geclaimd. Daarvoor is wel een basisaanvraag of -merk nodig in het land waarin de deposant is gevestigd, zijn woonplaats heeft of een daadwerkelijke of wezenlijke inrichting van overheid of handel. Een basisaanvraag of -merk is bijvoorbeeld een Benelux- of Uniemerk.
Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan levert dit nationale merkregistraties op in de landen die in de internationale aanvraag zijn aangewezen. Een internationale merkregistratie is dus eigenlijk een bundel van diverse nationale rechten.
Internationale bescherming voor een merk: wanneer interessant?
Nu zou je kunnen denken: hoe meer bescherming, hoe beter, dus ik deponeer mijn merk in zoveel mogelijk landen of gebieden. Internationale bescherming is echter niet altijd de beste keuze. Niet alleen kunnen de kosten voor de verschillende merkdepots oplopen, ook kan het ‘zomaar’ deponeren van merken in diverse gebieden risico’s met zich meebrengen. Zo levert een breder territoir een groter risico op conflicten met andere merkhouders op en bestaat de kans dat je jouw merkregistraties kwijtraakt in gebieden of landen waarin je deze niet gebruikt.
Hoe groter het territoir, hoe groter de kans dat er in een land al iemand is die een identiek of vergelijkbaar merk heeft geregistreerd. De merkhouder verkrijgt een monopolie voor zijn merk en kan op basis daarvan optreden tegen jongere vergelijkbare merken die worden gedeponeerd voor dezelfde of overeenstemmende waren of diensten. Je kunt bovendien niet alleen te maken krijgen met geschillen met houders van oudere merken, maar ook met houders van oudere plaatselijke rechten, zoals rechthebbenden van een vergelijkbare handelsnaam of – als je bijvoorbeeld een logo als merk deponeert – auteursrechthebbenden.
Ook is het in de meeste landen zo dat er een verplichting bestaat om het merk daadwerkelijk te gebruiken. Dat betekent dat het merk dient te worden gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het wordt gedeponeerd of is ingeschreven. In de Benelux en Europese Unie geldt hiervoor een termijn van 5 jaar na registratie van het merk. Wordt het merk gedurende een opeenvolgende periode van 5 jaar niet normaal gebruikt, dan kan een derde een vordering instellen tot vervallenverklaring van het merk.
Het beschermen van een merk in meerdere landen is dus met name zinvol als je ook echt van plan bent om het merk in die landen te gebruiken. Om conflicten met houders van oudere rechten te voorkomen, is het daarnaast aan te raden om voorafgaand aan het depot onderzoek te (laten) doen naar het bestaan van dergelijke oudere rechten.
Internationale bescherming voor een merk: strategie
Alvorens merkdepots in te dienen in diverse landen of gebieden, is het verstandig om na te denken over de depotstrategie. Deze kan namelijk van invloed zijn op de bescherming van het merk. Hieronder volgt een voorbeeld ter illustratie.
Een onderneming wil bescherming verkrijgen voor zijn merk in de Benelux, Spanje en Italië. Er zijn dan drie verschillende opties:
- Er kunnen drie nationale merken worden gedeponeerd; één voor de Benelux, één voor Spanje en één voor Italië;
- Er kan één Uniemerk worden gedeponeerd die bescherming biedt in de gehele Europese Unie, waaronder ook de Benelux, Spanje en Italië;
- Er kan een basisaanvrage worden ingediend in een land waarmee de toekomstige merkhouder een connectie heeft (bijvoorbeeld Spanje), welke aanvraag vervolgens via een internationale merkaanvrage via de WIPO wordt uitgebreid naar de andere landen (Benelux en Italië).
Over het algemeen is optie 1. onwenselijk omdat dit leidt tot meer administratie, relatief duur is en je mogelijk te maken krijgt met nationaalrechtelijke eisen voor de verkrijging van het merk.
Optie 2. is eenvoudig en biedt een aantal voordelen. De Uniemerkenverordening biedt houders van een Uniemerk bijvoorbeeld de mogelijkheid om een beroep te doen op anciënniteit van een ouder nationaal merk. Daarmee kan de merkhouder van een Uniemerk zijn daarmee identieke nationale merk laten vervallen, terwijl hij wel de bescherming van dat merk behoudt. Ook bestaat de mogelijkheid om een Uniemerk om te zetten in nationale merkregistraties met behoud van de prioriteitsdatum van het Uniemerk. Dat kan interessant zijn bij conflicten met houders van oudere rechten in bepaalde EU lidstaten.
Echter geldt voor het Uniemerk het beginsel van uniciteit. Dat betekent dat een probleem in slechts één EU lidstaat (bijvoorbeeld het bestaan van een ouder vergelijkbaar nationaal merk in Duitsland of Hongarije) ertoe kan leiden dat geen Uniemerk wordt verkregen.In dat geval kan optie 1. toch interessant zijn. Ook optie 3. kan bij problemen in één of meerdere EU lidstaten uitkomst bieden.
Optie 3. heeft als voordeel ten opzichte van optie 1. dat de aanvraag verloopt via WIPO, waardoor minder administratieve handelingen hoeven te worden verricht. Ook is er één vernieuwingsdatum, waarmee wordt voorkomen dat verschillende data in de gaten moeten worden gehouden om te bepalen wanneer het merk moet worden vernieuwd. Daarnaast kan de internationale registratie op een later moment worden uitgebreid naar andere landen (wellicht wil de merkhouder in het voorbeeld zijn merk in de toekomst ook in de Verenigde Staten gaan gebruiken).
Een nadeel van het internationale systeem is dat het werkt volgens het beginsel van ‘triple identity’. Dat betekent dat alleen identieke merken, door dezelfde houder voor identieke waren en diensten (althans, waren en diensten die zijn opgenomen in de basisaanvrage) in de internationale aanvrage kunnen worden opgenomen. Sommige merken zijn hier niet geschikt voor, bijvoorbeeld merken die een beschrijvende tekst bevatten die wel in bijvoorbeeld Nederland wordt begrepen, maar niet in Spanje, waardoor de merkhouder per land een (iets) ander merk wenst te deponeren.
Het hangt dus af van de specifieke omstandigheden van het geval wat de beste depotstrategie is.
Om de strategie te bepalen die het beste aansluit bij het gebruik van een merk, kan advies worden gevraagd aan een merkenspecialist. Hij/zij kan adviseren over alle mogelijke opties en risico’s.
Heb je hulp nodig bij het deponeren van jouw merk of heb je vragen of het verkrijgen van internationale bescherming voor jouw merk? Neem dan contact met ons op. Bel of mail vrijblijvend: 013-2077107 / info@lawfox.nl .
