Door Sjors van der Hoeven | Merkenrecht | 31 maart 2021 | 5 min. leestijd
Als merkhouder heb je het alleenrecht om een merkproduct op de markt te zetten. Maar: zodra je zo’n merkproduct eenmaal in het verkeer hebt gebracht, is dan is er sprake van uitputting. Het alleenrecht is uitgeput. Een eenmaal met toestemming van Mars aan de groothandel geleverde Mars chocoladereep mag door die groothandel aan wie dan ook worden doorverkocht. Mars kan haar merkrecht niet meer in stelling kan brengen om die doorverkoop tegen te houden. Er kunnen overigens nog wel contractuele afspraken bestaan tussen Mars en de groothandel (om Marsen bij Mars te mogen inkopen zal je aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen), maar die laten we hier buiten beschouwing.
Uitzondering: uitputting merkenrecht
De hoofdregel is: de merkhouder mag als enige verkopen. De uitzondering is: wanneer de merkhouder het merkproduct eenmaal op de Gemeenschapsmarkt in het verkeer heeft gebracht, mag dat merkproduct binnen de Gemeenschapsmarkt onbeperkt worden doorverkocht. Dat heet “uitputting“. Het merkenrecht van Mars is door het in de EU het verkeer brengen (het leveren aan de groothandel) door de Mars uitgeput.
Uitzondering op de uitzondering: gegronde redenen voor verzet
Er is ook een uitzondering op de uitzondering: de merkhouder kan zich wel weer verzetten tegen doorverkoop van een uitgeput artikel, wanneer daar “gegronde redenen” voor zijn. Daar is met name sprake van wanneer de toestand van de waren is gewijzigd of verslechterd. Met andere woorden: een Porsche inkopen, daar een tuning kit omheen bouwen en/of motorisch een beetje ‘kietelen’, om het eindresultaat weer als een Porsche door te verkopen, kan je problemen opleveren, want: merkinbreuk. Daarom koop je hier geen Porsche, maar een RUF.
Nike vs. MSCHF: Satan Shoes
In Nederland is ook flink geprocedeerd over uitputting. Het ging om gebruikte EPAL-pallets die werden gereviseerd en weer als EPAL pallets in de markt werden gezet. Vond EPAL niet leuk. Die zaak is geschikt. Helaas weten we niet of het Hof van Justitie vond dat hier nu sprake was van een gegronde reden voor EPAL om zich te verzetten tegen gereviseerde EPAL pallets, of niet.
Een wat aansprekender schoolvoorbeeld van een merkproduct dat in gewijzigde vorm wordt doorverkocht zijn de zgn. Satan Shoes van de kleine onderneming MSCHF (de afkorting staat voor “Mischief” [=”kattenkwaad”]). De Satan Shoes zijn in de markt gezet in samenwerking met rapper Lil Nas X.
Fig 1. “Satan Shoes” – bron: https://https://satan.shoes/
Deze “Satan Shoes” zijn in de basis originele Nike Air Max 97s schoenen. Die zijn met toestemming van Nike in het verkeer gebracht, en dus is het merkrecht van Nike in beginsel uitgeput.
Gewijzigde toestand van de waar
Evenwel vindt Nike dat de toestand van de waar is gewijzigd, waardoor (door)verkoop van deze Satan Shoes toch verboden zou moeten worden. De schoenen zijn voorzien van onder meer de kenmerkende “Nike-swoosh“. Naast de aanduiding “Satan Shoes“, die er volgens Nike tot leidt dat ze aan woedende klanten moet uitleggen dit toch echt geen producten zijn die op deze manier door Nike in de handel zijn gebracht, geldt dat er een gelimiteerde oplage van 666 paar schoenen wordt verkocht (die overigens binnen 1 minuut uitverkocht waren, a $1.018,- per paar). In de schoenen is naar verluidt, gemengd met rode inkt, een druppel menselijk bloed verwerkt. Ook is er een Pentagram aangebracht op de schoen, met een verwijzing “Luke 10:18” – een verwijzing naar een passage in de bijbel “I saw Satan fall like lightning from heaven” (“Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen“).
Hoe moet nu beoordeeld worden of Nike zich hier tegen kan verzetten? Uitputting?
Bij “geheel ondergeschikte wijzigingen” aan merkproducten geldt de uitputtingsregel. Bij “meer dan geheel ondergeschikte wijzigingen” moet het merk van het merkproduct worden verwijderd. Indien verwijdering van het merk redelijkerwijs niet mogelijk is, moet duidelijk gemaakt worden dat er aangepaste waar wordt verhandeld. Wanneer aan die voorwaarden is voldaan, is er op basis van het merkenrecht geen recht van verzet op doorverkoop door de merkhouder (Benelux Gerechtshof AP/Valeo). Van belang is dat niet de indruk van een economische band met de merkhouder wordt gewekt (Viking Gas/Kosan Gas)
De neutrale toeschouwer zal waarschijnlijk al snel tot de conclusie komen dat de ergernis van Nike niet vreemd is. Toch is de zaak niet een volledig gelopen race. Het verwijderen van de Nike tekens van de schoenen door MSCHF is redelijkerwijs niet mogelijk zonder de schoen te beschadigen, en MSCHF pretendeert nergens dat er een economische band met Nike zou bestaan.
Hoe de juridische beoordeling ook uit zou vallen: Lil Nas X ziet de lol er duidelijk wel van in.
De vraagprijs van $1.018,- lijkt overigens helemaal geen slechte investering te zijn, getuige de huidige doorverkoop van de Satan Shoes op eBay:
Bron: ebay.com
Kattenkwaad
Dit is een kwestie in de VS, waarop dus ook Amerikaans recht van toepassing is. Zolang deze Satan Shoes niet ook in de EU aangeboden worden, hoeven we geen Europese rechtspraak over deze zaak te verwachten. Een beter schoolvoorbeeld van de uitputtings-uitzondering (gewijzigde toestand van de waar) is evenwel moeilijk denkbaar.
Meer weten over uitputting of aangepaste versies lanceren?
Heeft u een vraag over merkenrecht of uitputting? We staan rechthebbenden graag bij, maar denken even graag mee hoe “kattenkwaad” in goede banen geleid kan worden. Bel of mail vrijblijvend met Lawfox: info@lawfox.nl ; 013-2077107
