Door Sjors van der Hoeven | Merkenrecht | 15 december 2021 | 7 min. leestijd
Het “normale gebruik” van een merk; het houdt de gemoederen flink bezig in de wereld van de fastfoodketens. Eerder werd al een blog gewijd aan de Big Mac-burger van McDonald’s. Wegens gebrek aan normaal gebruik dreigde het bekende broodje namelijk haar status als merk binnen de Europese Unie te verliezen. Daarnaast is er de strijd als David tegen Goliath, waarin een kleine snackbar uit Goes het al jarenlang met succes opneemt tegen de Amerikaanse fastfoodgigant Wendy’s. Deze laatste stelde dat het merk van de Zeeuwse Wendy’s niet normaal gebruikt werd en om die reden vervallen moest worden verklaard. Deze zaken laten duidelijk zien dat een merkhouder niet zomaar achterover kan leunen zodra de merkregistratie is voldaan. Hij moet er juist bedacht op zijn dat het merk wel op een normale wijze gebruikt wordt. Maar wat houdt dit “normale gebruik” nou eigenlijk in? Waar ging het nu precies mis bij het Big Mac-merk van McDonald’s, en hoe heeft de Zeeuwse Wendy’s het normale gebruik van haar merk weten aan te tonen?
Normaal gebruik
Zodra een merkrecht succesvol is ingeschreven kan het normaal gesproken onbeperkt door de houder van dit recht worden verlengd. Het gevaar dat daarbij om de hoek komt kijken is dat merkenregisters daardoor vol komen te staan met merken die feitelijk niet meer gebruikt worden. Om te voorkomen dat merken daardoor als het ware ‘bezet’ worden gehouden, heeft de wetgever voorzien in een mogelijkheid om een merk uit het merkenregister te schrappen. Een merkrecht kan vervallen worden verklaard indien er gedurende een onafgebroken periode van 5 jaar geen normaal gebruik van is gemaakt.
Om te bepalen of er sprake is van normaal gebruik, is van belang dat het merk wordt gebruikt in het economische verkeer om waren en diensten te onderscheiden waarvoor dit merk is ingeschreven. Het is aan de merkhouder om dit normale gebruik aan te tonen. Daarbij is inmiddels duidelijk geworden dat het vinden of behouden van een afzet ook tot het normale gebruik kan worden gerekend, zolang dit gebruik niet uitsluitend symbolisch is. Bij de beoordeling of een merk daadwerkelijk op een normale wijze wordt gebruikt, zijn alle feiten en omstandigheden van belang. Bovendien kan het vervallen verklaren van een merk worden tegengegaan indien de merkhouder een geldige reden heeft voor het niet normaal gebruiken van een merk. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan overheidsingrijpen.
Het Big Mac-merk van McDonald’s
Dat een merkhouder niet te lichtzinnig moet omgaan met de bewijslast die op hem rust, werd duidelijk toen het Europese merkenbureau (EUIPO) in 2019 een beslissing nam over het Big Mac-merk. Op verzoek van de Ierse fastfoodketen Supermac’s werd het wereldberoemde merk van McDonald’s namelijk vervallen verklaard, wegens gebrek aan normaal gebruik. Het EUIPO kwam tot dit oordeel op basis van de bewijsstukken die door McDonald’s in het geding waren gebracht. Nu McDonald’s tegen deze beslissing beroep heeft ingesteld, is de vraag hoe zij het in het vervolg de onderbouwing van het normale gebruik beter aan kunnen vliegen.
Om aan te tonen dat het merk Big Mac normaal werd gebruikt tussen 2012 tot 2017, had McDonald’s de volgende bewijsstukken overgelegd:
- Drie verklaringen van vertegenwoordigers van McDonald’s in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk met daarin claims over verkoopcijfers tussen 2011 en 2016 van de Big Mac burger.
- Brochures en kopieën van reclamemateriaal in het Duits, Frans en Engels waarop verpakkingen van de Big Mac burger en het merk wordt afgebeeld.
- Schermafbeeldingen van verschillende Europese websites van McDonald’s waarop afbeeldingen van het merk ‘Big Mac’ zijn weergegeven.
- Een schermafbeelding van Wikipedia waarop van allerlei informatie over de ‘Big Mac’ wordt gegeven.
Het EUIPO was van oordeel dat de informatie afkomstig van Wikipedia niet voldoende betrouwbaar was, omdat deze pagina tussentijds door iedereen aangepast kan worden. De aangedragen bewijsstukken bevatten verder onvoldoende details over de mate van gebruik van het merk. Aan de verklaringen van vertegenwoordigers met daarin de verkoopcijfers wordt in dit verband minder gewicht toegekend, omdat McDonald’s baat heeft bij zulke verklaringen als bewijs van het normale gebruik. De documenten bevatten bovendien onvoldoende informatie waaruit blijkt dat McDonald’s daadwerkelijk producten met daarop het Big Mac-merk ter verkoop hebben aangeboden. Daarbij komt dat er zich tussen de bewijsstukken ook geen enkele commerciële transactie bevond waaruit het normale gebruik zou kunnen blijken.
Kortom, de bewijsstukken van McDonald’s geven geen blijk van de concrete verkoop van producten met daarop het Big Mac-merk weergegeven. Het EUIPO kwam om die reden tot de conclusie dat het merk moest worden doorgehaald in het merkenregister. Ook van wereldberoemde merken wordt dus verlangd dat zij voldoende bewijsstukken aandragen om een merkrecht te behouden. Deze McDonald’s zaak leert dat het enkel vertrouwen op de bekendheid van een merk als bewijs voor het normale gebruik niet aanbevelenswaardig is.
Zeeuwse Wendy’s vs. Amerikaanse Wendy’s
Waar McDonald’s problemen ondervond bij het aantonen van het normale gebruik van haar Big Mac-merk, gaat het de kleine snackbar Wendy’s uit Goes een stuk beter af. Zoals hiervoor al kort werd aangestipt houdt de Zeeuwse Wendy’s al flinke tijd stand tegen Wendy’s uit de Verenigde Staten. De grote fastfoodketen probeerde onlangs nog bij het Gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch het merkrecht van de snackbar te laten vervallen, door te stellen dat zij geen normaal gebruik maakte van haar merk binnen de Benelux. De kleine Wendy’s uit Goes werd echter in het gelijk gesteld. Het hof kwam namelijk tot de conclusie dat de Zeeuwse Wendy’s weldegelijk op een normale wijze gebruik maakte van haar merk, waardoor zij haar merknaam mocht behouden. Dit is en blijft een doorn in het oog voor de Amerikaanse fastfoodgigant, die hier al 21 jaar onder dezelfde naam voet aan de grond probeert te krijgen.
Het hof was van oordeel dat het normale gebruik onder meer kon worden afgeleid uit het gebruik van het logo op de bedrijfskleding, het verpakkingsmateriaal, de kassabonnen en de gevel van het pand. Daarnaast werd haar naam ook nog gebruikt bij verschillende sponsoractiviteiten. In deze zaak was ook van belang dat de fastfoodmarkt voor een groot deel bestaat uit snackbars die slechts één vestiging hebben. Anders dan de Amerikaanse Wendy’s betoogde, is gelet op deze omstandigheden voor normaal gebruik niet vereist dat een snackbar meerdere vestigingen heeft en buiten haar eigen regio promotieactiviteiten verricht.
Wat kun je als merk doen?
Deze rechtszaken tussen fastfood-ondernemers bewijzen maar dat het aantonen van normaal gebruik van essentieel belang kan zijn voor het behoud van een merkrecht. Vandaar dat het goed is om als merkhouder ervoor te zorgen dat voldoende bewijs voorhanden is om het normale gebruik aan te tonen, mocht je ooit in een vergelijkbare situatie verzeild raken. Dit bewijs moet in staat zijn aan te tonen dat het merk nog steeds gebruikt wordt ter onderscheiding van waren en diensten in het economische verkeer. Het is dus van belang dat een merkhouder het merk op een commerciële wijze blijft inzetten. Aangezien de bewijslast ten aanzien van het normale gebruik bij de merkhouder ligt, is het bovendien verstandig om het gebruik van het merk goed te documenteren. Wat onder voldoende bewijs wordt verstaan hangt af van de feiten en omstandigheden die in een concreet geval aan de orde zijn. Dat wil zeggen dat een andere merkhouder wellicht meer bewijs moet aandragen, dan de hoeveelheid bewijs dat voor de Zeeuwse Wendy’s volstond.
Deze blog is geschreven door Britt van den Branden.
Heb je verdere vragen over het normale gebruik, of over het merkenrecht in het algemeen? Neem gerust contact met ons op! info@lawfox.nl ; 013-2077017
