Door Sjors van der Hoeven | Merkenrecht | 11 februari 2023 | 6 min. leestijd
Bij een nieuw product of nieuwe dienst hoort vaak ook een nieuwe naam. Nadat – vaak door of samen met een marketeer – een mooie nieuwe naam is bedacht, is het tijd om deze als (woord-)merk te deponeren. Want die nieuwe naam verdient het natuurlijk om beschermd te worden tegen gebruik door anderen. Het komt daarbij voor dat het aangevraagde merk wordt geweigerd door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (‘BOIP’) of de European Intellectual Property Office (‘EUIPO’). Voordat een bedrijf (grote) investeringen gaat doen in bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, drukwerk of zelfs een nieuwe huisstijl, is het dan ook goed om je te realiseren dat niet ieder woord of woordcombinatie in aanmerking komt voor merkenrechtelijke bescherming. Eén van de vereisten om bescherming te verkrijgen, is dat een merk onderscheidend vermogen dient te bezitten. Daarover gaat deze post. Een vaak gebruikt voorbeeld hierbij is dat ‘Apple’ geen merk kan zijn voor appels, maar wel voor computers.
Onderscheidend vermogen
Een teken kan slechts een merk zijn, als het aan drie voorwaarden voldoet. Eén van die voorwaarden is dat het teken onderscheidend vermogen moet bezitten [1]. Dat betekent dat het teken geschikt moet zijn om waren en diensten van een onderneming te onderscheiden [2]. Een teken mist onder meer onderscheidend vermogen als het beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor het is aangevraagd, als te verwachten is dat het in de toekomst door het publiek als beschrijvend zal worden opgevat, of als het teken bestaat uit gebruikelijke aanduidingen [3]. Ook tekens die niet beschrijvend zijn of bestaan uit niet-gangbare termen kunnen onderscheidend vermogen missen. Bij de beoordeling houdt het BOIP of EUIPO onder meer rekening met de kenmerken van het aangevraagde merk en, in geval van een woordmerk, de betekenis van het woord in relatie tot de waren en diensten waarvoor het is aangevraagd [4]. Daarnaast kijkt het bureau naar de perceptie van het in aanmerking komende publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd [5].
In de rechtspraak zijn diverse voorbeelden te vinden van termen, al dan niet samengesteld uit een combinatie van meerdere (bestaande) woorden, die zijn geweigerd als merk wegens gebrek aan onderzoekscheidend vermogen. Bekende voorbeelden zijn het woord ‘Postkantoor’, dat beschrijvend werd geacht voor onder meer telecommunicatie diensten, papier en het uitgeven van frankeerzegels, Biomild voor zuivelproducten en Doublemint dat was gedeponeerd voor onder meer kauwgom. Maar ook ‘Pet’s Budget’ voor huisdierbenodigdheden, ‘Schilderschoon’ voor onder meer reinigingsmiddelen en het verwijderen van verf en EasyLawyer voor onder meer juridische diensten redden het niet wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.
Bij het oordeel of een woord wel of geen onderscheidend vermogen heeft, is het niet relevant of het woord in het woordenboek staat. Ook is niet doorslaggevend of het in de praktijk al dan niet wordt gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd, of dat het een ongebruikelijk woord is. Voldoende is voor het oordeel dat het teken beschrijvend is, is dat minstens één van de potentiële betekenissen van een teken een kenmerk van de betrokken waren of diensten kán aanduiden [6]. Daarbij is niet nodig dat er een direct en onmiddellijk verband bestaat tussen het teken en de dienst, zodat het relevante publiek hierin onmiddellijk en zonder verder na te denken een beschrijving van een van de kenmerken van de dienst herkent [7]. Taalkundige vondsten komen mogelijk sneller voor bescherming is aanmerking, nu uit de rechtspraak blijkt dat tekens die moeten opgevat als een taalkundige vondst of een ongebruikelijke wending in taalkundige zin, waardoor het teken door de voor deze waren ongebruikelijke combinatie een indruk zou wekken die ver genoeg is verwijderd van de indruk die uitgaat van de simpele aaneenvoeging van bestanddelen, onderscheidend vermogen kunnen hebben [8].
Inburgering
Een teken dat op zichzelf niet onderscheidend is kan onderscheidend vermogen verkrijgen door inburgering [9]. Daarvoor is vereist dat het in aanmerking komende publiek het teken ten gevolge van intensief gebruik daarvan is gaan opvatten als onderscheidingsteken [10]. Bij de vraag of sprake is van inburgering dient rekening te worden gehouden met factoren zoals het marktaandeel van het merk, de duur van het gebruik en de hoogte van reclamekosten [11]. Inburgering dient te worden aangetoond in het gehele gedeelte van het grondgebied van de Benelux (in geval van een Beneluxmerk) of de EU (in geval van een Uniemerk) waar het merk geen onderscheidend vermogen heeft [12].
Conclusie
Voor marketingdoeleinden is het belangrijk dat een nieuw merk voor het publiek herkenbaar en makkelijk te onthouden is. Dat zorgt ervoor dat het merk aantrekkelijk is en goed verkoopt. Logisch dat dan wordt gekozen voor een woord dat of woordcombinatie die het publiek doet denken aan de waren of diensten waarvoor het wordt gebruikt. Herkenbaar betekent in het merkenrecht helaas niet altijd dat een teken te beschermen is als merk. Om te voorkomen dat een teken wordt geweigerd als merk, is het daarom van belang om te zorgen dat het onderscheidend vermogen bezit. Wordt toch gekozen voor een beschrijvend woord, dan kan merkweigering onder meer worden voorkomen door toevoeging van een onderscheidend beeldelement, logo of typografische elementen (denk hierbij bijvoorbeeld aan het deponeren van het merk in een origineel font).
Voetnoten:
[1] De andere twee voorwaarden zijn dat dat sprake moet zijn van een teken en dat het teken duidelijk en nauwkeurig in het register weergegeven moet kunnen worden.
[2] BenGH 16 december 1991, NJ 1992,596 (Burberry’s/Bossi;Burberry’s II), HvJ EU 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97 (Windsurfing Chiemsee), P.G.F.A. Geerts & A.M.E. Verschuur (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer:Kluwer 2022, nr. 291, M.C. Janssens, Handboek merkenrecht, Antwerpen:Intersentia 2022, nrs, 182-184.
[3] HvJ EU 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97 (Windsurfing Chiemsee), HvJ EU 8 april 2003, C-53/01 (Linde), HvJ EU, 6 mei 2003, C-104/01(Libertel), HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99 (Postkantoor).
[4] HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99 (Postkantoor).
[5] HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99 (Postkantoor), HvJ EU 8 april 2003, C-53/01 (Linde), HvJ EU, 6 mei 2003, C-104/01(Libertel).
[6] HvJ EU 23 oktober 2003, C-191/01 (Doublemint), HvJ EU 12 februari 2004, C-256/00 Biomild, HvJ EU ,12 februari 2004, C-363/99 (Postkantoor), Hof Den Haag 7 september 2006, rekestnummer R06/104 (Schilderschoon).
[7] BenGH 15 juni 2020, C 2019/6 (Pet’s Budget).
[8] Hof Den Haag 30 maart 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:AV9550 (Easylawyer) en Hof Den Haag 7 september 2006, R06/104 (Schilderschoon).
[9] HvJ EU 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97 (Windsurfing Chiemsee).
[10] Artikel 2.2bis lid 3 BVIE; HvJ EU 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97 (Windsurfing Chiemsee).
[11] HvJ EU 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97 (Windsurfing Chiemsee).
[12] HvJ EU 7 september 2006, C-108/05 (Europolis).
