Door Lawfox | Merkenrecht | 20 maart 2023 | 7 min. leestijd
Kun je als gebruiker van een handelsnaam optreden tegen het depot van een jonger merk dat lijkt op jouw oudere handelsnaam? Vaak zal de gebruiker van de handelsnaam zijn naam als merk hebben laten ingeschreven. Dit is echter niet altijd het geval. De wet biedt een aantal mogelijkheden om actie te ondernemen tegen jongere merken die identiek zijn aan of te veel lijken op een oudere handelsnaam.
Handelsnaam vs. merk: de verschillen
Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven (artikel 1 Handelsnaamwet). Deze ontstaat door gebruik en hoeft niet te worden geregistreerd (wel zullen veel ondernemingen hun handelsnaam hebben laten inschrijven in het register van de Kamer van Koophandel). Een merkrecht kan alleen worden verkregen door registratie van een teken als merk.
Een merk geeft de houder ervan een monopolie: de merkhouder heeft een exclusief recht om op te treden tegen het gebruik door derden van tekens die – kort gezegd – gelijk zijn aan of overeenstemmen met het merk en worden gebruikt voor gelijke of overeenstemmende waren en diensten, waarbij sprake is van verwarringsgevaar tussen merk en teken. De merkhouder kan ook optreden tegen het gebruik van handelsnamen die zijn merk bevatten.
Op grond van een oudere handelsnaam kan worden opgetreden tegen een jongere handelsnaam die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de oudere handelsnaam. Vereist is daarbij onder andere dat sprake is van verwarringsgevaar tussen de ondernemingen die de handelsnamen voeren. Dit kan leiden tot een verbod om de jongere handelsnaam te gebruiken. Dat leidt echter niet tot doorhaling van het depot of de registratie van het merk dat de jongere handelsnaam bevat.
Het kan voor de gebruiker van de handelsnaam vervelend zijn als een derde partij een merk deponeert en gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn handelsnaam. Wellicht is de onderneming al jaren actief onder de handelsnaam en wordt hij geconfronteerd met een merkhouder die onder het merk concurrerende activiteiten ontplooit. Staat de gebruiker van de handelsnaam nu met lege handen, of zijn er toch mogelijkheden voor hem om op te treden tegen de jongere merkregistratie die zijn handelsnaam bevat? Het antwoord is ‘ja’, hoewel dit niet altijd gemakkelijk zal zijn. Hierbij bestaan er tevens verschillen tussen de wetgeving die van toepassing is op Beneluxmerken en die van toepassing is op Uniemerken.
Handelsnaam vs. Beneluxmerk
De gebruiker van de oudere handelsnaam kan tegen een Beneluxmerkregistratie een nietigheidsprocedure starten op grond van artikel 2.2bis lid 1 sub g of lid 2 jo. 2.28 van het Benelux-verdrag voor de Intellectuele Eigendom (‘BVIE’).
Degene die de handelsnaam voert, zou zich op het standpunt kunnen stellen dat het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd omdat het verwarringwekkend overeenstemt met zijn oudere handelsnaam en is geregistreerd voor dezelfde of overeenstemmende waren en diensten als waarvoor de handelsnaam wordt gevoerd. De gebruik van de handelsnaam dient daarvoor onder meer te bewijzen dat de merkhouder een oneerlijk oogmerk had bij het deponeren van het merk, hij wist of behoorde te weten dat de handelsnaam werd gevoerd en hij het merk heeft gedeponeerd met het oogmerk om afbreuk te doen aan de belangen van de gebruiker van de handelsnaam [1]. Dit is niet altijd eenvoudig te bewijzen.
Degene die de oudere handelsnaam voert, zou ook kunnen stellen dat het jongere merk misleidt, doordat ten onrechte daarvan de suggestie uitgaat dat er een economische band bestaat tussen de onderneming waarvoor de handelsnaam wordt gevoerd en die van de merkhouder, nu merk en handelsnaam overeenstemmen en worden gebruikt voor gelijke of overeenstemmende waren [2]. Ook dit kan lastig zijn om aan te tonen [3].
Daarnaast zou de gebruiker van de oudere handelsnaam op basis van de aanvullende bescherming van artikel 6:162 BW kunnen optreden tegen het gebruik van het merk op de grond dat het merk overeenstemt met de handelsnaam [4]. Ook hier rust de bewijslast op de gebruiker van de handelsnaam en zal zij, in geval zij schadevergoeding wenst te vorderen, moeten aantonen dat zij daadwerkelijk schade heeft geleden en hoe hoog deze is.
Het BVIE biedt de gebruiker van de oudere handelsnaam ook een optie om op te treden tegen het depot van een jonger merk. Binnen twee maanden na de publicatiedatum van een depot kan daartegen oppositie worden ingesteld (artikel 2.14 lid 1 BVIE jo. 2.2ter BVIE). De houders van oudere merkregistraties kunnen oppositie instellen tegen depots die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het aangevraagde merk. Ex artikel 2.2ter lid 2 sub d BVIE kan een oppositieprocedure ook worden gebaseerd op een ongeregistreerd ouder algemeen bekend merk (artikel 6bis Unieverdrag van Parijs). Een algemeen bekend merk geniet een ruime bekendheid bij het grote publiek in de relevante sector in het Benelux gebied. Lokale bekendheid in bijvoorbeeld alleen een stad of streek is daarvoor onvoldoende [5]. In veel gevallen zal een teken dat slechts als handelsnaam wordt gevoerd, onvoldoende bekendheid genieten om te kunnen worden aangemerkt als algemeen bekend merk.
Handelsnaam vs. Uniemerk
Ook de Uniemerkenverordening (‘UmVo’) biedt degene die een oudere handelsnaam voert de mogelijkheid om een nietigheidsactie te starten tegen een jongere merkregistratie op de grond dat het merk te kwader trouw is gedeponeerd of misleidt (artikel 58 en 59 UmVo). Daarnaast zou ook in geval van een Uniemerk een beroep kunnen worden gedaan op onrechtmatige handelen (artikel 6:162 BW) [6].
De Uniemerkverordening kent daarnaast nog een grond op basis waarvan actie zou kunnen worden ondernemen tegen een jonger merk die in het BVIE ontbreekt. De Verordening geeft houders van een recht van meer dan plaatselijke betekenis namelijk het recht om oppositie in te stellen tegen een jongere merkaanvraag (artikel 8 lid 4 UmVo). Ook bestaat de mogelijkheid om de nietigheid van een Uniemerk in te roepen wanneer het gebruik ervan kan worden verboden op grond van Uniewetgeving of nationaal recht inzake de bescherming van een ander ouder recht, met name van een recht op naam (artikel 60 lid 2 UmVo) [7]. Een handelsnaam kan worden gekwalificeerd als een recht op naam c.q. een recht van meer dan plaatselijke betekenis.
Voor toepassing van deze grond is vereist dat Uniewetgeving of nationale wetgeving de rechthebbende van het oudere recht het recht geeft om op te treden tegen het jongere merk. De Nederlandse Handelsnaamwet geeft gebruikers van een oudere handelsnaam niet het recht om de registratie of het gebruik van een jonger merk te verbieden. Wel zou een beroep kunnen worden gedaan op onrechtmatig handelen (artikel 6:162 BW), waardoor de oudere handelsnaamhouder mogelijk met succes een beroep kan doen op artikel 8 lid 4 UmVo of artikel 60 lid 2 UmVo [8].
Kortom, er zijn gronden op basis waarvan de gebruiker van een oudere handelsnaam kan optreden tegen de registratie van een identiek of vergelijkbaar merk, maar zonder (ingeschreven) merkrecht kan dat lastig zijn. De gebruiker van een handelsnaam zou daarom kunnen overwegen om zijn handelsnaam als merk te deponeren. Tegen beperkte kosten kan op die manier een monopolie worden verkregen op grond waarvan kan worden opgetreden tegen jongere, vergelijkbare merkdepots.
Voetnoten
[1] HvJ EU 29 januari 2020, C-371/18 (Sky/Skykick), HvJ EU 11 juni 2009, C-529/07 (Lindt Sprüngli), HvJ 12 september 2019, C-104/18 P (Koton), HvJ EU 27 juni 2013, C-320/12 (Malaysia Dairy Industries).
[2] T. Cohen Jehoram e.a., ‘Industriële eigendom. Deel 2. Merkenrecht’,Deventer:Kluwer 2009, p. 235.
[3] Voorbeeld waarin dit is aangenomen: Hof Amsterdam 18 oktober 1990, BIE 1992, 34 (Colijn Kalenders/Reclame Uitgeverij Huib Colijn).
[4] HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431 (Eurotyre). Op grond van artikel 6:162 BW kan een partij schadevergoeding vorderen voor een doen of nalaten van zijn wederpartij waarvoor die wederpartij aansprakelijk kan worden gehouden. Een dergelijk actie zal niet leiden tot doorhaling van de merkregistratie.
[5] HvJ EU 22 november 2007, C-328/06 (Fincas Tarragona/Fincas Tarragona).
[6] HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431 (Eurotyre).
[7] HvJ EU 5 juli 2011, C-263/09 P (Fiorucci), HvJ EU 5 april 2017, C-598/14 P (EUIPO/Szajner).
[8] Dit is al eens met succes gedaan, zie: EUIPO Opposition Division 1 februari 2019, No. B 2 949 314 (Klaremelk B.V. / Koninklijke A-ware Food Group B.V.).
