Door Sjors van der Hoeven | Merkenrecht | 5 juni 2023 | 6 min. leestijd
Ten aanzien van handelsmerken associeert men vaak logo’s, (product-)namen of bijvoorbeeld slogans met merkidentiteit, maar er bestaat nog een andere, interessante ‘niche’ binnen het merkenuniversum: het registreren van een portret(foto) als beeldmerk.
Portretmerk vs. portretrecht
Portretmerken en het portretrecht zijn fundamenteel verschillend in hun toepassingen en bescherming. Het portretrecht, een facet van het auteursrecht, beschermt tegen ongeoorloofd gebruik van iemands beeltenis. Hierbij vindt een belangenafweging plaats en de geportretteerde moet een redelijk belang hebben om zich tegen het gebruik van diens portret te kunnen verzetten.
Een portretmerk daarentegen houdt in dat iemands portret wordt geregistreerd als (beeld)merk. Het belangrijkste doel hiervan is om de bron van producten of diensten te identificeren. Het gebruik zonder toestemming door een derde van een portretmerk voor dezelfde of soortgelijke waren en/of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, is niet toegestaan. Dan kunnen onder meer een inbreukverbod en schadevergoeding gevorderd worden.
Wanneer kun je een portret als merk laten registreren?
Niet in alle gevallen is het mogelijk om een portret(foto) als merk te registreren; zoals de meesten wel zullen weten blijft het pad der wet en recht geplaveid met uitzonderingen, voorwaarden, beperkingen en de ‘omstandigheden van het geval’.
Zo is het onderscheidend vermogen van een merk een belangrijke voorwaarde voor het bestaansrecht ervan. Het merk moet geschikt zijn om de onder dat merk aangeboden waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren.
Bekende voorbeelden van wie het in ieder geval – uiteindelijk – lukten om hun portretmerken te laten registreren zijn onder meer fotomodellen Rozanne Verduin[1] en Yasmin Wijnaldum[2]:
Na eerdere weigering van hun merkaanvragen voor modellendiensten – de onderzoeker van het Bureau voor de intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)[3] vond dat het slechts ging om een ‘face in the crowd’ – zag de Kamer van Beroep vervolgens niet in waarom de portretfoto’s niet als merk zouden kunnen dienen:
“Het enkele feit dat een foto een natuurgetrouwe weergave is van wat is afgebeeld, betekent niet dat deze weergave niet als merk kan worden opgevat, des te meer aangezien de afbeelding op zich niets zegt over de aangevraagde diensten”.[4]
Verschillende visies terzake het onderscheidend vermogen van portretten
Interessant genoeg verschilt de visie van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)[5] van het EUIPO als het gaat om het onderscheidend vermogen van portretten.[6] Waar het EUIPO erkent dat portretmerken van meet af aan onderscheidend kunnen zijn, stelt het BBIE zich op het standpunt dat portretten van personen in beginsel niet onderscheidend zijn en niet direct door het publiek zullen worden opgevat als merk.
Dit kan wel veranderen volgens het BBIE als het gebruik dat van het portret wordt gemaakt in de loop der tijd ervoor zorgt dat het portret is gaan fungeren als merk. Het gaat erom dat het portret, los van herkenning van de persoonlijke identiteit van een bepaald (bekend) persoon, daadwerkelijk wordt herkend als het gezicht van een specifieke waar of dienst (er zijn natuurlijk genoeg bekendheden die voor een leuke vergoeding even een product komen aanprijzen, maar “that is another cook” zoals Louis van Gaal zou zeggen). Het BBIE geeft Kentucky Fried Chicken’s Colonel Sanders als voorbeeld van verworven onderscheidend vermogen; zijn portret wordt door het publiek als merk opgevat:
Nog een aantal specifieke uitdagingen ten aanzien van portretmerken
Historische figuren
Als het gaat om historische figuren, kan het bijvoorbeeld extra moeilijk zijn om te bewijzen dat het portret daarvan als merk kan dienen om een specifiek product of dienst te onderscheiden. Het brede gebruik van de gezichten van bijvoorbeeld Albert Einstein of Marilyn Monroe in diverse media of culturele contexten verkleint de kans dat het publiek zo’n portret zal opvatten als merk. Zo werd de portretmerk-aanvraag van ‘Cleopatra VII Philator’ door het EUIPO gedeeltelijk afgewezen:[7]
Volgens het EUIPO zal dit portret niet als onderscheidingsteken worden opgevat in samenhang met bijvoorbeeld (elektronische) publicaties, (digitale) illustraties, het maken van (digitale) kunstwerken of onderwijs(materiaal). De afbeelding is met betrekking tot dit soort waren en diensten informatief in de zin dat zij betrekking (kunnen) hebben op het leven en de werken van de beroemde koningin Cleopatra.
Uiterlijke veranderingen en/of het gebruik van een andere foto
Ook kunnen de tand des tijds of andere uiterlijke veranderingen van de persoon in kwestie roet in het eten gooien. Immers, bij de beoordeling of sprake is van merkinbreuk wordt gekeken naar de mate van gelijkenis tussen het ingeschreven merk en het teken (in dit geval een andere foto). Als een derde een foto op commerciële wijze gebruikt, waarop de persoon van het portretmerk er anders uitziet en/of anders op de foto staat, kan het moeilijk zijn om te bewijzen dat sprake is van inbreuk. Dit is met name een uitdaging voor beroemdheden, omdat er vaak vele verschillende foto’s van hen in omloop zijn. Uiteraard kan dan wel weer worden overwogen om andere middelen in te zetten, zoals het portretrecht of het auteursrecht (als de foto zonder toestemming is gebruikt).
Overeenstemmende portretten van verschillende personen
Een andere vraag die opkomt is wanneer sprake is van verwarringsgevaar tussen het portretmerk van de één en een portret(merk) van iemand anders met behoorlijke gelijkenissen en die laatstgenoemd portret(merk) gebruikt voor dezelfde waren of diensten. Het EUIPO lijkt op dit vlak in ieder geval niet zoveel problemen te zien en zegt onder meer met betrekking tot natuurgetrouwe afbeeldingen dat die uniek genoeg zijn voor bescherming door de specifieke uiterlijke kenmerken van het individu en dat doppelgängers of identieke meerlingen uitzonderlijk zijn. Voorts wijst het EUIPO erop dat elke categorie van merken (zoals woorden, patronen, afbeeldingen van dieren, etc.) potentieel oneindig veel variaties kan hebben. Wij vermoeden in ieder geval dat, mocht zo’n situatie zich voordoen, de criteria om te beoordelen dat sprake is van overeenstemming, strenger zullen zijn.
Al met al kunnen portretmerken nuttig zijn, maar het blijft van belang om alle juridische uitdagingen goed te overwegen voordat je een portret als merk registreert.
Hulp nodig?
Advies of andere hulp nodig bij het registreren of handhaven van je merk? Of heb je een brief ontvangen waarin je zelf beschuldigd wordt van merkinbreuk? Wij zijn je graag van dienst. Neem vrijblijvend contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@lawfox.nl; of bel ons op 013-2077107.
Voetnoten:
[1] https://www.ie-forum.nl/artikelen/vervolg-op-euipo-portretmerk-van-model-maartje-verhoef-is-geldig.
[2] https://www.ie-forum.nl/artikelen/euipo-portretmerk-is-geldig.
[3] Het EUIPO is een agentschap van de Europese Unie en (onder meer) verantwoordelijk voor de registratie van merken en modellen in de Europese Unie.
[4] EUIPO Vierde Kamer van Beroep, 19 mei 2021, (Rozanne Verduin), r.o. 16.
[5] Het BBIE is de instantie die verantwoordelijk is voor (onder meer) de registratie van merken, tekeningen en modellen in de Benelux-landen.
[6] Zie https://www.boip.int/uploads/inline/21218%20201127%20BOIP%20Richtlijnen%20weigering%20NL.pdf, p. 19.
[7] Partiële weigeringsbeslissing EUIPO van 21 december 2022, aanvraagnr. 1858916.
[8] EUIPO Vierde Kamer van Beroep, 19 mei 2021, (Rozanne Verduin), r.o. 18.
