Het is erg vervelend als je een domeinnaam tegenkomt die teveel lijkt op jouw eigen domeinnaam. Een domeinnaam is op zichzelf genomen geen eigendomsrecht zoals een merkrecht of handelsnaamrecht. Daarom staat het in principe iedereen vrij om de domeinnaam te registreren die hij of zij wil. Op die hoofdregel zijn echter uitzonderingen. Zo kan het voorkomen dat de domeinnaam (verwarringwekkend) overeenstemt met jouw merknaam of handelsnaamrecht. Het is dan goed mogelijk dat je de inbreukmakende domeinnaam dan kunt toe-eigenen.
Inhoudsopgave
Als de registratie of het gebruik van de domeinnaam kwalificeert als een inbreuk op jouw merk- en/of handelsnaamrechten, dan kan je bij de rechter een verbod vorderen. De andere partij mag de domeinnaam dan niet langer gebruiken. Omdat te voorkomen dat de naam dan weer ‘vrij’ komt, en een andere partij de inbreukmakende domeinnaam kan claimen, kan je een overdracht van de domeinnaam vorderen. Er dient dus sprake te zijn van een merk- en/of handelsnaaminbreuk voordat de rechter een overdracht van de domeinnaam zal bevelen.
Het is goed om je te beseffen dat niet iedere registratie van een domeinnaam met daarin een merk- en/of handelsnaam als een inbreuk kwalificeert. Door de registratie van een domeinnaam is namelijk niet per se sprake van gebruik als merk en/of handelsnaam. Een veelvoorkomend probleem voor merkhouders zijn de domeinnaam kapers. Deze domeinnaamkapers registreren domeinnamen met daarin vaak bekende merk en/of handelsnamen met als doel deze door te verkopen of extra bezoekers te trekken. In het eerste geval – als de domeinnaam is geregistreerd om deze door te verkopen – dan wordt de domeinnaam vaak niet gebruikt. Van een merk en/of handelsnaaminbreuk zal dan minder snel sprake zijn. Dit betekent dat een rechtszaak niet het meest kansrijk is. Toch hoef je niet met lege handen te staan tegen domeinnaamkapers. In die gevallen kan een arbitrage via de Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) uitkomst bieden.
Een ander nadeel van een gerechtelijke procedure is dat de procedure vaak lang kan duren, en dat daarmee veel kosten gemoeid kunnen zijn. Een voordeel daarentegen is dat dat de wederpartij niet alleen kan worden in het overdragen van het domein, maar ook veroordeeld kan worden in de kosten van de procedure. In het geval van handhaving van intellectuele eigendomsrechten zelfs in de volledige proceskosten.
Een snellere en vaak goedkopere procedure is arbitrage door middel van de ICANN UDRP. Vaak wordt deze procedure gevoerd bij de WIPO.
De UDRP beschrijft het wettelijk kader voor de beslechting van geschillen tussen een domeinnaamhouder en een derde partij (dat wil zeggen: een andere partij dan de registrar) over de onrechtmatige registratie en het gebruik van een internet domeinnaam in de generieke topleveldomeinen (gTLD’s) (zoals .biz, .com, .info, .mobi, .name, .net, .org), en die topdomeinen op landcode of ccTLD’s die het UDRP-beleid hebben aangenomen op vrijwillige basis. Voor .nl-topleveldomeinen kan je de SIDN-geschillenregeling volgen.
De WIPO-arbiter kan de vordering voor overdracht van de domeinnaam toewijzen als is voldaan aan drie voorwaarden. Zo moet er zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:
Voor het eerste vereiste moet aangetoond zijn dat de eiser een merk heeft (of in sommige gevallen een handelsnaam) en dat de domeinnaam daarmee ten minste verwarringwekkend overeenstemt. Een merk is een geregistreerd teken en kan bestaan uit een woord en/of een beeldmerk. Een handelsnaam hoeft niet te zijn geregistreerd om voor bescherming in aanmerking te komen. Zo hoeft een handelsnaam niet te zijn geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) (maar is registratie wel een aanwijzing dat het een handelsnaam is). Enkel vereist is dat de handelsnaam door de onderneming als zodanig in het economisch verkeer wordt gevoerd. Een aanwijzing hiervoor kan zijn dat de onderneming bij het publiek onder deze naam bekendstaat.
In veel gevallen hebben de geschillen betrekking op een domeinnaam die een merknaam bevat, waarachter met of zonder koppelteken een generiek woord wordt toegevoegd, zoals “-shop” of “-onderdelen” . Ook komt vaak voor dat de domeinnaam in slechts beperkte mate van de merknaam of handelsnaam afwijkt. Ten aanzien van het eerste vereiste beoordeelt de arbiter dan of deze generieke toevoeging of deze kleine afwijking voldoende is om het gevaar van verwarring weg te nemen.
Het tweede vereiste ziet op het ontbreken van een recht op, of legitiem belang bij, de domeinnaam van de huidige domeinnaamhouder. Van een legitiem belang kan sprake zijn als van de volgende omstandigheden sprake is:
Indien van (één van) deze omstandigheden sprake is, is nog niet gezegd dat de eis sowieso zal worden afgewezen. Het is enkel een aanwijzing dat domeinnaamhouder een legitiem belang bij de domeinnaam heeft.
Vaak zie je in domeinnaamgeschillen dat daarbij door een merkhouder een eis wordt ingesteld tegen een wederverkoper van die betreffende merkproducten. In dat geval zijn de zogenaamde Oki Data criteria van belang. Deze criteria zijn in de praktijk ontwikkeld en zien op het wederverkopen van producten van een bepaald merk. Deze vier criteria kunnen worden gebruikt om een legitiem belang bij de domeinnaam aan te tonen:
Bij het derde vereiste speelt de vraag of de betreffende domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en te kwader trouw wordt gebruikt door de huidige domeinnaamhouder. De volgende omstandigheden kunnen worden aangemerkt als te kwader trouw registratie en/of gebruik:
De bovenstaande omstandigheden zijn niet limitatief en er kunnen andere omstandigheden zijn die de registratie en het gebruik van een domeinnaam te kwader trouw aantonen.
Daarnaast kan ook een vermoeden bestaan van te kwader trouw, bijvoorbeeld indien de domeinnaamhouder de website aanpast of de domeinnaam verhuist na kennisneming van het geschil. Door deze gedraging kan worden beargumenteerd dat de domeinnaamhouder impliciet erkent dat hij hiervoor fout zat.
Het instellen van een eis gebeurt door middel van het invullen van een modelformulier van de bevoegde instantie (vaak de WIPO).
Het is belangrijk dat de eis volledig is en dat daaruit volgt dat voldoende aannemelijk is dat is voldaan aan de drie punten uit het wettelijk kader. In beginsel heeft de eiser namelijk de bewijslast. Enige omstandigheden die de bewijslast omkeren daargelaten. Ook bestaat de procedure in de meeste gevallen slechts uit één schriftelijke ronde. Dat betekent dat de eis het enige stuk is waarin eiser zijn standpunt duidelijk kan maken. Aan het instellen van een eis zijn kosten verbonden (vaak rond de USD 1500 indien wordt gekozen voor 1 arbiter). De gemaakte kosten kunnen achteraf niet worden verhaald op de verliezende partij.
Binnen enkele dagen na ontvangst van de eis zal worden gecontroleerd of de eis aan alle vereisten voldoet. Indien de eis hieraan voldoet, zal de eis inclusief een instructiebrief worden verstuurd aan de domeinnaamhouder.
De domeinnaamhouder heeft in de beginsel 20 dagen vanaf de begindatum van de administratieve procedure om een reactie in te dienen. Als een verweer uitblijft, dan wordt beslist op grond van de eis. In veel gevallen wordt de eis dan toegewezen.
Nadat het verweer is ontvangen, of verweer is uitgebleven en de termijn daarvoor is verstreken, wordt een scheidsgerecht benoemt. Na benoeming van het scheidsgerecht wordt in beginsel binnen 2 weken uitspraak gedaan.
In het geval van een .nl domeinnaam dient de SIDN-procedure te worden gevolgd. Deze procedure komt op hoofdlijnen overeen met de hier beschreven UDRP-procedure. Een belangrijk verschil is echter dat de SIDN-procedure ook kan worden gevolgd als je (alleen) een handelsnaam (en dus geen merk) hebt. Bij de UDRP-procedure is dat niet het geval, althans dit volgt niet uitdrukkelijk uit de regeling.
Een ander verschil is dat partijen gedurende deze SIDN-procedure (vertrouwelijk) worden gecontacteerd door een mediator van de SIDN. Deze mediator probeert bij partijen te achterhalen of alsnog een schikking mogelijk is. Dit gebeurt voordat een geschilbeslechter wordt benoemd. De kosten van eiser voor de procedure zijn pas verschuldigd als de mediation niet slaagt.
De voordelen van het volgen van de UDRP-procedure (en SIDN-procedure) zijn dat het een snelle procedure is en dat de kosten aanzienlijk lager zijn dan die van een gerechtelijke procedure. Nadelen zijn echter dat alleen de vordering tot overdracht van de domeinnaam kan worden ingesteld en dat geen kostenveroordeling kan worden gevorderd. Ook is een nadeel dat het domeinnaamgeschil is sommige gevallen onderdeel is van een groter geschil omtrent merk- en/of handelsnaamrechten. De arbiter kan slechts oordelen over de domeinnaam.
Wij behandelen geregeld juridische zaken met betrekking tot domeinnamen. Wij adviseren over de mogelijkheden om een domeinnaam te claimen en kunnen je bijstaan als iemand jouw domeinnaam wil claimen. Ook hebben we ervaring met het opstellen van de documenten die nodig zijn in dit soort procedures en kunnen we assisteren bij de afwikkeling van dit soort kwesties.
De advocaten van LAWFOX staan je graag bij. Wij kunnen voor jouw bedrijf of organisatie de gang naar de rechter voorkomen, of juist juridische maatregelen treffen indien dat is vereist. We hebben voor jou een team beschikbaar dat graag behulpzaam is bij al jouw vragen over het claimen van domeinnamen.
9.4 / 10 87 reviews