Door | Intellectueel Eigendomsrecht | 25 september 2020 | 4 min. leestijd
Stel, je hebt van een merkhouder het (exclusief) recht gekregen om producten van dat merk te verhandelen. Je bent daarmee (exclusief) licentienemer geworden (ook wel de licentiehouder genoemd). In ruil voor de licentie heb je misschien wel een flinke vergoeding betaald. Kan je als licentienemer nu zelf optreden tegen merkinbreuk, om zo te verhinderen dat anderen ten onrechte gebruik maken van het merk?
In een zaak uit juni 2020 oordeelde de rechter over deze vraag. Het antwoord: nee, niet zonder toestemming van de merkhouder. Lees hieronder de details.
De feiten
Eisende partij: een licentienemer
Eisende partij in deze zaak is Silk Cosmetics. Silk Cosmetics is een groothandel in parfums en cosmetica. In de Benelux treedt zij op als de distributeur van een aantal luxueuze parfumhuizen. De producten die ze op de markt bracht zijn voorzien van merken. Het gaat onder meer om twee Uniemerken met daarin de woorden “M Mancera” en “Montale”.
De merkhouder van deze merken is een Zwitserse partij, World Branding. Deze partij heeft een exclusieve licentie verstrekt aan Inter Development Diffussion en CLD Creation Luxe Design, die op hun beurt exclusieve distributie- en licentieovereenkomsten hebben gesloten met Silk Cosmetics.
Kortom: Silk Cosmetics is exclusief distributeur van producten voorzien van de M Mancera-merken en de Montale-merken in de Nederland en België. Wat betreft de M Mancera-merken gaat het ook nog om Luxemburg.
Gedaagde partij
Gedaagde partij in deze zaak is Notino. Notino is distributeur van verzorgingsproducten. In de periode 2017 tot en met 2019 heeft zij M Mancera-producten en Montale-producten via haar webshops verkocht.
De vorderingen
Silk Cosmetics vordert (onder meer) dat Notino de inbreuk op de merken staakt en dat Notino handelingen die anderszins onrechtmatig zijn staakt. Ook vordert Silk Cosmetics dat Notino een schadevergoeding moet betalen.
De beoordeling: het gaat om handhaving van merkrechten
De rechtbank stelt vast dat de vorderingen van Silk Cosmetics strekken tot handhaving van merkrechten, waarbij Silk Cosmetics zowel namens de merkhouder optreedt als voor zichzelf als licentiehouder.
Toestemming of uitblijvende reactie nodig
Vervolgens oordeelt de rechter:
Onverminderd het bepaalde in de licentieovereenkomst, kan Silk Cosmetics op grond van artikel 25 lid 3 UMVo de op de UMVo gegronde vorderingen alleen instellen met toestemming van de merkhouder, World Branding. Als exclusieve licentiehouder kan zij de vordering ook instellen indien de merkhouder niet, na daartoe te zijn aangespoord, binnen een redelijke termijn zelf een vordering wegens inbreuk instelt.
Kortom: Silk Cosmetics heeft toestemming nodig van de merkhouder om tegen het merkgebruik op te kunnen treden. Die toestemming is er volgens de rechter niet. Van een uitblijvende reactie van de merkhouder is ook geen sprake.
Silk Cosmetics stelt dat de merkhouder volledig achter de procedure staat en in andere landen ook tegen Notino vecht. Ook zou er een proces-verbaal zijn opgemaakt in opdracht van de merkhouder. De rechter oordeelt:
Anders dan Silk Cosmetics betoogt, volgt hieruit echter niet dat zij beschikt over de op grond van artikel 25 lid 3 UMVo vereiste toestemming van de merkhouder.
Dat de toestemming schriftelijk nog bevestigd kan worden, is ook niet voldoende. Het is in strijd met de eisen van de goede procesorde om Silk Cosmetics alsnog in de gelegenheid te stellen de bevestiging van de toestemming in het geding te brengen.
Onrechtmatige daad
Omdat de op onrechtmatige daad gestoelde vordering hetzelfde doel dient als de verbodsvordering, kan Silk Cosmetics ook deze vordering niet instellen zonder toestemming van de merkhouder.
Voor zover Silk Cosmetics rechtstreeks opkomt voor de belangen van de merkhouder, had Silk Cosmetics moeten beschikken over een last daartoe. Ook die ontbreekt, aldus de rechter.
Al met al worden de vorderingen van Silk Cosmetics afgewezen en Silk Cosmetics wordt veroordeeld in de proceskosten van Notino. Die kosten komen uit op € 9.992.
Conclusie
De conclusie luidt: zonder toestemming van de merkhouder kan een (exclusief) licentienemer niet zelfstandig optreden tegen merkinbreuk. Dit staat in artikel 25 lid 3 van de Uniemerkenverordening (voor Uniemerken) en op dezelfde wijze in artikel 2.32 lid 4 van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (voor Beneluxmerken). Voor een exclusieve licentiehouder is toestemming niet altijd vereist en kan er al actie worden ondernomen indien de merkhouder niet zelf een vordering wegens inbreuk instelt (nadat de merkhouder daartoe is aangespoord).
Heb je vragen over licenties? Lawfox stelt met regelmaat licentie-overeenkomst op en we kunnen adviseren over de inhoud daarvan. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op, dan kijken we hoe we je kunnen helpen. Bel of mail: 013-2077107 , of info@lawfox.nl .
