Door | Merkenrecht | 18 mei 2021 | 6 min. leestijd
Stel, je hebt een merkaanvraag ingediend bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (“BOIP”). Het BOIP toetst de aanvraag op absolute gronden en keurt de aanvraag goed, maar dan blijkt er oppositie te zijn ingesteld. Dat betekent kort gezegd dat een andere merkhouder bezwaar maakt tegen de merkinschrijving. Wat nu?
Eerder schreven we al in zijn algemeenheid over het instellen van oppositie (zie hier) en het registratieproces (zie hier). Maar wat is nu precies de rol van het BOIP bij oppositie? Ik leg het uit aan de hand van een voorbeeldzaak. Eerst leg ik kort uit hoe de oppositieprocedure eruit ziet.
De procedure
Een oppositieprocedure ziet er in grote lijnen als volgt uit. Een oudere merkhouder kan oppositie instellen binnen twee maanden na publicatie van het merkdepot. Als de oppositie aan een aantal formele vereisten voldoet, neemt het BOIP de oppositie in behandeling.
Vervolgens krijgen partijen tijd om het geschil onderling op te lossen. Dit wordt ook wel de cooling-off periode genoemd. Deze periode duurt twee maanden, maar kan worden verlengd.
Als partijen er onderling niet uitkomen, gaat de oppositieprocedure van start (de zogeheten “contradictoire fase”). De opposant (degene die oppositie heeft ingesteld) heeft vervolgens twee maanden de tijd om te onderbouwen waarom de oppositie moet slagen. Verweerder (degene die de merkaanvraag heeft ingediend) kan er daarna op reageren.
Het BOIP gaat vervolgens beoordelen in hoeverre de oppositie kan slagen. Bij een geslaagde oppositie wordt het merk niet ingeschreven. Oppositie kan ook deels slagen, wat betekent dat het merk niet voor alle geselecteerde waren en diensten wordt ingeschreven. Oppositie kan uiteraard ook worden afgewezen.
Tegen deze beslissing kan hoger beroep worden ingesteld bij het Benelux-Gerechtshof.
Een voorbeeldzaak: CHOQOLA vs. SCHO-KA-KOLA
Onlangs oordeelde het BOIP in een oppositieprocedure over de volgende tekens:
- De Benelux aanvraag:
, (aangevraagd op 18 juli 2019). Dit teken is aangevraagd voor o.a. cacao, chocolade en diensten met betrekking tot chocolade.
- Het oudere merk: “SCHO-KA-KOLA” (een EU-merk van een onderneming uit Duitsland). Dit merk is ingeschreven voor o.a. cacao en chocolade.
De argumenten van de opposant
De opposant (de merkhouder van het merk “SCHO-KA-KOLA”) baseert zich op artikel 2.2ter, lid 1, sub b van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom. Daarin staat het volgende:
“1. Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien:
(…)
b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.”
Met andere woorden: volgens opposant is er sprake van verwarringsgevaar bij het publiek.
In dat kader voert de opposant het volgende aan:
- Bij woord-/beeldmerken (zoals dat van verweerder) heeft het woordelement meer impact dan het beeldelement;
- De grafische elementen in het merk zijn slecht zichtbaar en van ondergeschikt belang;
- De aandacht van het publiek zal uitgaan naar het woord “CHOQOLA”;
- Er is sprake van fonetische overeenstemming, omdat SCHO en CHO, en KO-LA en QO-LA hetzelfde klinken. Het verschil tussen beide merken, het element “KA” is verwaarloosbaar.
- Beide merken verwijzen naar chocolade, waardoor ze begripsmatig gelijk zijn;
- Er is sprake van een hoge mate van visuele overeenstemming, nu het grootste deel van de letters identiek is;
- De waren en diensten zijn gelijk;
- Het aandachtsniveau van het publiek is laag of gemiddeld (wat ook relevant is voor de vraag of het publiek in verwarring kan raken).
De argumenten van de verweerder
Volgens verweerder zijn er grote visuele en auditieve verschillen, met name gelet op de grote letter Q en het verschil in lengte van de woorden. Verder voert verweerder aan dat de tekens ook begripsmatig verschillen en dat de waren en diensten niet overeenstemmend zijn. Tot slot voert verweerder aan dat het aandachtsniveau van het publiek verhoogd zal zijn, omdat het gaat om een gezond alternatief voor chocolade. Bij dat soort producten zal de consument volgens verweerder een zorgvuldig onderzoek uitvoeren.
De beslissing van het BOIP: de oppositie wordt afgewezen
Het BOIP stelt voorop dat het erom gaat of er in dit geval sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek. Daarbij komt het aan op de vraag of het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming, of, van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn. Of daarvan sprake kan zijn moet globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Het is onder meer relevant wat de totaalindruk is die door de merken wordt opgeroepen.
Begripsmatige, visuele en auditieve vergelijking
In dat kader stelt het BOIP allereerst vast dat beide merken een verwijzing naar chocola bevatten. Daarnaast bevat het oudere merk ook het woord “KOLA”, dat kan worden begrepen als een verwijzing naar kola-extract of naar cola.
Wat betreft de visuele vergelijking ziet het BOIP een aantal duidelijke verschillen. Zo is de beginletter anders, verschillen de woordelementen in lengte en bevat het oudere merk twee koppeltekens. Door die koppeltekens springen de letters “KA”, die niet voorkomen in de merkaanvraag, in het oog. Ook de letter Q (uit de merkaanvraag) zorgt voor een opvallend verschil.
Het BOIP oordeelt dat de merken auditief in zekere mate overeenstemmend zijn.
Globale beoordeling
Vervolgens beoordeelt het BOIP of er sprake is van gevaar voor verwarring. Het BOIP komt tot de conclusie dat de betrokken merken in hun totaalindruk niet overeenstemmen, en er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Daarvoor is het volgende relevant:
- Het publiek heeft een “normaal” aandachtsniveau.
- De punten van overeenstemming tussen de merken betreffen de elementen CHO en (K/Q)OLA en de verwijzing naar chocola. Kortom: de overeenstemmende elementen hebben betrekking op de geselecteerde waren en diensten. De overeenstemming is dus uitsluitend gelegen in de zwak onderscheidende onderdelen van de merken en het BOIP oordeelt dat het publiek hier weinig aandacht aan zal besteden;
- De letter Q betreft een belangrijk visueel verschil.
- Het onderscheidend vermogen van het oudere merk zit hem in de letters KA. Dat leidt tot een belangrijk verschil tussen de merken. Ook de letters S en de K zijn opvallend, omdat die afwijken van de juiste spelling van het woord chocola. Juist die elementen komen niet terug in de merkaanvraag;
- De punten van overeenstemming wegen niet op tegen significante punten van verschil.
Conclusie
Het BOIP oordeelt in deze zaak dat de oppositie moet worden afgewezen. Een dergelijke beslissing van het BOIP kan er dus voor zorgen dat jouw teken wel of niet (volledig) als merk kan worden ingeschreven.
Of jouw merkaanvraag te maken kan krijgen met oppositie, en in hoeverre die oppositie zou kunnen slagen, kan vaak vooraf in kaart worden gebracht. Mocht je daar vragen over hebben, bel of mail ons dan gerust.
