Door | Merkenrecht | 26 maart 2021 | 4 min. leestijd
De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft in kort geding geoordeeld dat het logo van Delizioso inbreuk maakt op het merk van Delicious Food. Het is weliswaar een spoedeisende zaak, maar het verbod gaat pas maanden later in. Welke belangen en omstandigheden speelden hier een rol?
Wat was er aan de hand?
Delicious Food produceert en verkoopt delicatessen onder de naam Delicious en richt zich op producenten van kerstpakketten en delicatessenwinkels. Enrico verkoopt onder de naam en het logo Delizioso ook delicatessen en richt zich ook op producenten van kerstpakketten. Delicious Food eist een verbod op inbreuk op grond van haar beeldmerk.
Beide ondernemingen zijn al bijna 20 jaar actief. Delicious Food gebruikt het huidige beeldmerk Delicious sinds 2011. Enrico gebruikt sinds 2015 de aanduiding Delizioso, maar het huidige logo pas sinds 2019. Partijen waren op de hoogte van elkaars bestaan en het gebruik van overeenstemmende logo’s. In september 2019 zijn ze al een keer met elkaar in gesprek gegaan. Delicious beweert toen al te hebben aangegeven bereid te zijn het logo aan te passen. In maart 2020 waren beide partijen aanwezig op de kerstpakkettenbeurs waar Delicious Food benaderd werd door klanten die aangaven dat Enrico het logo van Delicious Food ‘had gekopieerd’.
Geen merkinschrijving
Tot die tijd had Delicious food geen merkinschrijving. Het beeldmerk is pas op 14 september 2020 gedeponeerd. Kort daarna, op 2 oktober, is Enrico gesommeerd om de inbreuk op de merkrechten van Delicious Food te stoppen.
De sommatie kwam voor Enrico uit de lucht vallen omdat ze na het gesprek in 2019 nooit meer iets van Delicious Food gehoord hadden. De kerstpakketten zijn op dat moment al voor het grootste gedeelte besteld en geleverd. Het wijzigen van verpakkingen is niet mogelijk zonder enorme schade. Volgens Enrico heeft Delicious Food geen spoedeisend belang door 15 maanden niks te hebben ondernomen, en is er sprake van misbruik van recht; de actie is slechts bedoeld om Enrico uit de kerstpakkettenmarkt 2020 te drukken. Enrico geeft bovendien aan nog steeds bereid te zijn de etiketten aan te passen maar wel per januari 2021 met een uitverkooptermijn van een halfjaar voor de restanten.
Oordeel voorzieningenrechter
De voorzieningenrechter oordeelt dat er inderdaad sprake is van merkinbreuk aangezien de totaalindrukken van beide logo’s te veel overeenstemmen. Hierdoor kan verwarring ontstaan bij de consument. Ook oordeelt de voorzieningenrechter dat er sprake is van een spoedeisend belang. Er is geen misbruik van recht aangezien het ingeschreven merk al jaren door Delicious Food wordt gebruikt. Het logo dat Enrico in 2019 is gaan gebruiken daar sterk op lijkt.
Ingangsdatum verbod maanden later, omstandigheden en belangenafweging
De voorzieningenrechter geeft een verbod, maar de ingangsdatum wordt, ondanks het spoedeisende belang met een paar maanden, tot maart 2021 uitgesteld. Daarbij spelen de financiële gevolgen van een direct verbod en het tijdsverloop tussen het op de hoogte raken van het gebruik en het verzenden van de eerste sommatie een rol. Het kerstseizoen was op dat moment al in volle gang. Delicious Food was op de hoogte dat de voorbereidingen al in januari beginnen. De producten zijn in oktober al van etiketten zijn voorzien en deels zijn verkocht en geleverd. Daarom oordeelt de voorzieningenrechter de schade door een direct verbod in verhouding disproportioneel.
Rol van de omstandigheden bij de verdeling van de proceskosten
En hoewel Enrico grotendeels in het ongelijk wordt gesteld, moet iedere partij de eigen kosten dragen. Als Delicious Food eerder actie had ondernomen en Enrico had verzocht de verpakkingen aan te passen, had dat nog zonder veel kosten kunnen gebeuren. Delicious Food heeft dat echter niet gedaan en gewacht met het merkdepot en de sommatie totdat het kerstseizoen al in volle gang was. Daarnaast heeft Enrico na de sommatie aangeboden haar verpakkingen aan te passen per 1 januari 2021. Daar nam Delicious Food geen genoegen mee. Onder deze omstandigheden heeft Delicious Food het volgens de voorzieningenrechter ook aan haarzelf te wijten.
Tenslotte: uitstel
De merkhouder is in het gelijk gesteld, de inbreuk is vastgesteld en het verbod is opgelegd. Echter de ingang van het verbod en de proceskosten zijn niet in het voordeel van de merkhouder beslist op grond van de omstandigheden en de afweging die de voorzieningenrechter daarin gemaakt heeft. Het onnodig stil zitten van de merkhouder in combinatie met onder andere de omvang van de schade en de mogelijkheid om de schade te voorkomen, blijken van belang.
Blog geschreven n het kader van de samenwerking met LAWFOX Advocaten door mr. C.A.M. (Caro) van der Voort, Juridische Hogeschool
